Rozsudek Soudního dvora ze dne 18. února 1971, Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l. a další, C-40/70, Recueil 1971, s. 00069

Klíčová slova:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale civile e penale v Miláně

Předmět:

Výklad článků 85 a 86 Smlouvy o EHS

Skutkové okolnosti:

I – Skutkové okolnosti

Podle předkládacího usnesení je tato žádost založena na těchto skutkových okolnostech:

Společnost Sirena, žalobkyně v původním řízení, obviňuje žalované z toho, že porušili práva z její ochranné známky č. 186 046, 121 719 a 112 603, tvořené výrazy „Prep“ a „Prep Good Morning“ a jinými slovy nebo obrazovými prvky. Žalovaní totiž dovezli do Itálie kelímky kosmetického a léčivého krému, ke kterým byly tyto ochranné známky připojeny v místě původu, které dodal německý podnik, majitel licence americké firmy Mark Allen, která je výrobcem „Prep“.

Sirena založila svou žádost:

— na smlouvě uzavřené roku 1937 s firmou Mark Allen, kterou na ni posledně uvedená převedla ochrannou známku „Prep“;

— na nerušeném a výlučném užívání ochranné známky „Prep“ od roku 1937;

— na užívání této ochranné známky od 21. října 1944, data, od kterého známka, původně zapsaná v Itálii firmou Mark Allen, začala ztrácet svou proslulost, aniž by ji uvedená firma obnovila nebo užívala;

— na svém postavení majitele ochranných známek č. 121 719 a 112 603, které si zapsala v Itálii roku 1952, v době, kdy se proslulost ochranné známky „Prep“ jako značky výrobků firmy Mark Allen již zmenšila.

Společnost Novimpex, jedna z žalovaných v původním řízení, zpochybnila platnost výše uvedené smlouvy. Tvrdí, že porušuje články 85 a 86 Smlouvy o EHS, jelikož umožňuje společnosti Sirena bránit dovozu výrobků pocházejících z ostatních zemí Společenství, k nimž byla ochranná známka „Prep“ v místě původu legitimně připojena. Navíc jsou podle společnosti Novimpex italské právní předpisy neslučitelné s právní úpravou Společenství, jelikož umožňují podpořit požadavky společnosti Sirena.

II – Znění a odůvodnění předkládacího usnesení

Usnesením ze dne 12. června 1970 rozhodl Tribunale civile e penale v Miláně předložit Soudnímu dvoru tyto otázky:

„1. Jsou články 85 a 86 Smlouvy o EHS použitelné na účinky vyplývající ze smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené před vstupem Smlouvy v platnost, či nikoli?

2. Musí být výše uvedené články 85 a 86 vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel ochranné známky legálně zapsané v členském státě vykonával odvozené absolutní právo zakázat třetím stranám dovoz výrobků pocházejících z ostatních zemí Společenství nesoucích stejnou ochrannou známku legálně připojenou v místě původu, či nikoli?“

Na podporu tohoto rozhodnutí vnitrostátní soud uvádí zejména, že:

— akty přijaté Komisí Evropských společenství, a zejména čl. 3 písm. b) nařízení č. 67/67 ze dne 22. března 1967 (Úř. věst. 25. 3. 1967, s. 849 a násl.) odrážejí tendenci považovat dohody o zapsání a používání ochranných známek za účelem tvorby monopolů a dominantních postavení uvnitř země Společenství za neslučitelné s právními předpisy Společenství;

— výše uvedené ustanovení prohlašuje obecnou zásadu platnou i mimo jakékoli hodnocení platnosti výlučných dohod a ukazující nezbytnost koordinace práva Společenství ohledně hospodářské soutěže s vnitrostátními právními předpisy ohledně průmyslového vlastnictví, pokud umožňují majiteli ochranné známky požívat absolutní územní ochrany;

— tato koordinace se stává nezbytnou i v případě, že bylo právo na ochrannou známku nabyto prostřednictvím smlouvy uzavřené před vstupem Smlouvy o EHS v platnost, pokud majitel nadále užívá svou ochrannou známku pro rozdělení území uvnitř Společenství s cílem distribuovat konkrétní výrobek;

— v projednávané věci se výkon „diskreční pravomoci“ vnitrostátního soudu obrátit se na Soudní dvůr stává nezbytným „vzhledem k závažnosti následků, které by mohly vyplynout z navrhovaného výkladu pravidel Společenství a k nutnosti podřídit je posouzení soudu, který je nejlépe kvalifikován k určení ducha těchto pravidel v rámci hospodářskopolitických zájmů, které vedly k jejich přijetí“;

III – Řízení

Řízení mělo řádný průběh.

Na základě článku 20 Protokolu o statutu Soudního dvora EHS předložila písemná vyjádření společnost Sirena, společnost Novimpex, vláda Nizozemského království a Komise Evropských společenství.

Po vyslechnutí zprávy soudce zpravodaje a stanoviska generálního advokáta rozhodl Soudní dvůr o zahájení ústního řízení bez předběžného šetření.

Společnosti Sirena a Novimpex, jakož i Komise, předložily svá ústní vyjádření na jednání dne 15. prosince 1970.

Generální advokát přednesl své stanovisko na jednání dne 21. ledna 1971.

V řízení před Soudním dvorem zastupovali společnost Sirena M. Rotondi a E. Parini z advokátní komory v Miláně a E. Arendt z advokátní komory v Lucemburku, společnost Novimpex G. Celona a R. Nolasco z advokátní komory v Miláně, vládu Nizozemského království W. Riphagen, právní poradce ministerstva zahraničních věcí, a Komisi její právní poradce G. Marchesini.

IV – Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru mohou být shrnuta takto:

Společnost Sirena předkládá tyto argumenty:

1. Pokud jde o skutkové okolnosti, je třeba uvést, že:

— Sirena je majitelem těchto ochranných známek zapsaných v italském rejstříku:

— č. 186 646, zapsaná dne 2. dubna 1963 (obnovení ochranných známek zapsaných v roce 1931 a 1943), vztahující se na název „Prep“;

— č. 121 719, zapsaná dne 26. dubna 1952, zahrnující slova „Prep“ a „Good Morning“ a obrazové prvky;

— č. 112 603, zapsaná dne 26. září 1952, zahrnující nápis, který obsahuje slovo „Prep“ a obrazové prvky;

— Sirena získala příkaz k zabavení výrobků nesoucích porušené ochranné známky; dodavatelem všech obchodníků, jimž byly zabaveny výrobky, je Novimpex; Sirena následně podala žalobu v původním řízení proti této společnosti a proti několika dalším prodejcům.

2. Pokud jde o první otázku předloženou vnitrostátním soudem, je třeba poznamenat, že v Itálii si dvě ze sporných ochranných známek poprvé zapsala Sirena, a to roku 1952. Sirena tedy neužívala tyto ochranné známky na základě smlouvy, ale na základě „vlastního, původního a absolutního práva“; odvolání na Smlouvu o EHS je tedy irelevantní.

To platí i pro ochrannou známku č. 186 646. Rovněž zde není užívání založeno na smluvním vztahu, ale na absolutním právu. I za předpokladu, že je současné právo společnosti Sirena odvozeno ze smlouvy uzavřené s firmou Mark Allen a že tato smlouva nebyla platná, je nicméně skutečností, že tato firma ochrannou známku při jejím uplynutí nezapsala, zatímco Sirena, která vždy užívala název „Prep“, provedla následné zapsání. Sirena je tedy v každém případě výlučným vlastníkem této ochranné známky.

3. Pokud jde o druhou otázku, právní úprava Smlouvy o EHS ohledně hospodářské soutěže nezrušila práva ochranných známek.

Novimpex se mýlí, když argumentuje judikaturou Soudního dvora (rozsudek ve spojených věcech 56 a 58-64, Consten-Grundig, Recueil XII-1966, s. 433 a násl.) a vnitrostátních soudů ohledně paralelních dovozů do výlučných zón, jelikož se zde jedná o zcela odlišný jev. V těchto případech se totiž berou v úvahu účinky dohod, jimiž jediný majitel rozlišující značky usiluje o omezení možnosti legálního obchodování s výrobkem nesoucím jeho ochrannou známku vytvořením autonomních vnitrostátních zón uzavřených dovozu výrobků, k nimž byla tato ochranná známka v zemi původu legálně připojena. Naopak v případech, jako je projednávaná věc, „existuje v zemi ochranná známka výrobce, který má tím pádem původní a autonomní právo platné na celém území této země. V tomto případě je výroba nebo dovoz výrobků nesoucích tuto ochrannou známku třetími stranami běžným aktem porušení práv“.

Není možné hovořit o „odvozeném právu“, pokud jde o dvě ochranné známky se stejným obsahem, v případě, kdy majitelé v různých zemích jsou sami rozdílní. V tomto případě se totiž jedná o „dvě zcela autonomní práva“. Zákaz dovozu z jedné z těchto zemí do druhé nezávisí na vůli majitele usazeného v zemi vývozu, ale na subjektivním právu majitele usazeného v zemi dovozu.

Výraz „ochranná známka legálně připojená v jiné zemi“ je pochybný, jelikož legální připojení s výlučností, která jej charakterizuje, je omezeno na zemi, která ochrannou známku udělila.

Článek 36 Smlouvy navíc chrání výlučná práva majitelů ochranných známek.

Rozsudek Soudního dvora ve věci 24-67 (Parke Davis, Receuil XIV-1968, s. 83 a násl.) představuje precedent, jímž je třeba se v projednávané věci řídit, jelikož co platí pro patenty, platí i pro ochranné známky. Tvrzení obsažené v tomto rozsudku, podle kterého „vyšší prodejní cena patentovaného výrobku ve srovnání s cenou nepatentovaného výrobku pocházejícího z jiného členského státu nepředstavuje nutně zneužití“ je nicméně nevýznamné v případě jako tento, kdy Novimpex prodává za ceny téměř o polovinu nižší ve srovnání s cenami výrobku, který Sirena vyvinula v Itálii „na základě téměř čtyřicetiletého výzkumu a zkušeností“.

Závěrem je tedy třeba na otázky předložené vnitrostátním soudem odpovědět:

— právo na výlučné používání řádně zapsané ochranné známky je dokonale slučitelné s články 85 a 86 a výslovně uznané článkem 36 Smlouvy o EHS a v důsledku toho je akt převádějící toto výlučné právo na třetí strany v souladu s režimem platným v každé zemi dokonale slučitelný s těmito předpisy;

není tedy důležité, zda k převodu došlo před vstupem Smlouvy v platnost nebo po něm.

Společnost Novimpex uvádí zejména, že:

1. Pokud jde o skutkové okolnosti:

— dovezla do Itálie určité množství kosmetického a léčivého krému „Prep – Good Morning“, vyrobeného v Německu na základě licence převedené firmou Mark Allen, vlastníkem receptu a majitelem ochranné známky;

— Novimpex přitom vzal v úvahu, že v Itálii stejný výrobek prodává výlučně Sirena za cenu 500 lir za nádobku, zatímco bylo možné prodávat jej za 250 lir i přes dopravní náklady z Německa do Itálie a při zachování přiměřeného zisku;

— před vnitrostátním soudem Novimpex tvrdil, že vzhledem k tomu, že italské soudy uznaly přípustnost „paralelních dovozů“, stejná zásada musí být použita vůči majiteli ochranné známky na vnitrostátní úrovni, pod podmínkou, že ochranná známka na dovezeném výrobku bude legálně připojena v zemi původu;

— Novimpex žádal, aby byla záležitost předložena Soudnímu dvoru zejména proto, aby určil, že dohody za účelem převodu práv na ochrannou známku, omezeného na jeden nebo několik států Společenství a nikoli na celé území Společenství, jsou neplatné.

2. Otázky předložené vnitrostátním soudem musí být tedy zodpovězeny takto:

— Články 85 a 86 Smlouvy o EHS jsou použitelné na smlouvy o převodu ochranných známek uzavřené před vstupem Smlouvy v platnost nebo po něm, jejichž přímým nebo nepřímým účinkem je rozdělení trhů uvnitř Společenství.

— Uvedené články musí být vykládány tak, že zakazují dovolávat se práv odvozených z ochranné známky legálně zapsané v členském státě, s cílem zabránit dovozu výrobků pocházejících z jiných zemí Společenství, k nimž byla v zemi původu legálně připojena stejná ochranná známka.

Na podporu těchto návrhů předkládá Novimpex mimo jiné tyto argumenty:

a) Tvrzení, které hájí, není zásahem do ochrany poskytované vnitrostátními právními předpisy, jelikož zachovává sankce jimi stanovené pro nedovolené připojení ochranné známky; podobně je dodrženo pravidlo stanovené článkem 222 Smlouvy – za předpokladu, že se vztahuje na průmyslové vlastnictví.

Naopak tvrzení společnosti Sirena by vedlo ke zmizení společného trhu. Stačilo by potom, aby jakýkoli hospodářský subjekt nabyl právo na jakoukoli ochrannou známku, aby zabránil dovozům na chráněné území, a to u jakéhokoli výrobku, i polotovaru nebo hrubého výrobku. Takto vytvořené překážky by byly dokonce účinnější než celní překážky, jež je možné překonat prostřednictvím hospodářské oběti. Hospodářská soutěž by existovala pouze v rámci nabídky rovnocenného výrobku na vnitrostátním trhu; moderní psychologie spotřebitele ukázala, jak jsou tyto hranice omezující.

b) Ochrana požadovaná společností Sirena je v rozporu s článkem 2, čl. 3 písm. a) a f), článkem 5 a dokonce s článkem 36 Smlouvy.

c) Novimpex se dovolává judikatury Soudního dvora ve věcech Grundig-Consten (cit. výše), Parke Davis (cit. výše) a Völk (5-69; Recueil XV-1969, s. 296 a násl.).

Dále se zabývá otázkou, v čem spočívá právo majitele, jinými slovy, jaká je funkce ochranné známky. Opírá se o judikaturu členských států a stanovisko řady autorů a uvádí zejména:

— ochranná známka je určena k zaručení původu výrobku a k jeho odlišení od jiného zboží; výrobek prodávaný paralelním dovozcem je však vždy pravým výrobkem;

— cílem právních předpisů ohledně ochranných známek není vytvořit monopol ve prospěch majitele (na rozdíl od právních předpisů ohledně patentů) a omezit tak hospodářskou soutěž, nýbrž zabránit, aby byla veřejnost uvedena v omyl klamným označením;

— v současnosti se mnoho podniků, na jejichž produkci se nevztahuje patentová ochrana, snaží zajistit si přesto dominantní postavení účelovým využíváním ochranných známek; to je však zneužití a nikoli řádné užívání;

— absolutní ochrana ochranné známky je neslučitelná s přípustností paralelních dovozů.

d) Není tomu jinak v případech, kdy neexistuje hospodářská vazba mezi převodcem a nabyvatelem práv z ochranné známky. Je navíc obtížné si takovou situaci představit, jelikož s výjimkou francouzského práva – stanovícího nicméně, že „pouze uživatelské licence mohou zahrnovat územní omezení“ – právní předpisy členských států zakazují jakýkoli převod práva z ochranné známky, nedoprovázený převodem podniku nebo jeho části.

Z toho vyplývá, že podle všech právních předpisů má neexistence hospodářských vazeb mezi smluvními stranami za následek neplatnost smlouvy.

Pokud jde o smlouvy o převodu „know-how“, uznává se jejich platnost pouze tehdy, pokud stanoví časovou kontinuitu technické pomoci a sdělování všech informací ohledně změn a modernizací výrobku.

e) Pro účely používání článku 85 Smlouvy není třeba rozlišovat mezi smlouvami o definitivním převodu ochranné známky a smlouvami o poskytnutí dočasné licence týkající se výkonu práv v ní obsažených. Jinak by bylo snadné obejít zásady stanovené Soudním dvorem v rozsudku Grundig-Consten; stačilo by provést definitivní převod nebo schválit zapsání od počátku jménem jiného podniku, bez výslovného stanovení smluvních a hospodářských vazeb mezi výrobcem a schváleným dalším prodejcem.

Ten, kdo nabude definitivní právo na ochrannou známku, nemá odůvodněný zájem na ochraně. Tento nabyvatel se totiž tím, že si zvolil ochrannou známku odpovídající známce zapsané v jiné zemi, vzdal užívání názvu, který může ve vztahu k zákazníkům vykonávat autonomní funkce označení původu a záruky. V takovém případě není předmětem legitimního zájmu spotřebitele zavedená jakost výrobku nabyvatele, ale pouze jakost výrobku původního majitele.

f) Novimpex znovu cituje několik autorů, jejichž argumenty přijímá, a uvádí, že skutečnost omezení záruky poskytované ochrannou známkou na území, pro které je udělena, je neslučitelná se samotným pojetím společného trhu. Tato argumentace nebrání ochranné známce hrát její roli; naopak, pokud chce prodejce zabránit uvedení zájemce v omyl, musí dbát na to, aby výrobky nabyvatele ochranné známky měly stejnou jakost a stejné vlastnosti, aby neutrpěla pověst ochranné známky na celém společném trhu.

g) Existuje názor, že zákaz stanovený v čl. 85 odst. 1 platí pouze tehdy, pokud jsou uvedené účinky „značné“. Ve skutečnosti toto ustanovení nezavádí žádné množstevní kritérium. Stačí, aby uvedená dohoda nebo jednání mohly ovlivnit obchod a hospodářskou soutěž, což platí za podmínek stanovených v rozsudku Soudního dvora ve věci 56-65 (Technique minière v. Maschinenbau Ulm, Receuil XII-1966, s. 359).

V každém případě se musí posuzování omezit pouze na výrobky dotčené uvedenou dohodou nebo jednáním, tj. na ty, které jsou jeho přímým předmětem nebo na ty, které je mohou účinně nahradit. Výrobek charakterizovaný ochrannou známkou by však neměl být považován za zaměnitelný, jelikož funkcí ochranné známky je právě rozlišení.

h) Předcházející vyjádření ukázala zejména toto:

— smlouva uzavřená mezi původním majitelem ochranné známky a nabyvatelem představuje nástroj rozdělení trhů;

— stav, kdy původní majitel neprosazuje svá práva uvnitř území poskytnutého jeho nabyvateli, v každém případě představuje jednání ve vzájemné shodě;

— uznání práva majitele zakázat dovozy pocházející z jiných členských států by jakékoli fyzické nebo právnické osobě, státnímu příslušníkovi Společenství nebo cizímu státnímu příslušníkovi, umožnilo zabránit volnému pohybu zboží uvnitř společného trhu, a to pouhým zápisem ochranné známky;

— je třeba určit, že článek 85 zakazuje převod ochranné známky, jehož cílem nebo účelem je bránit volnému obchodu dotyčným výrobkem mezi členskými státy.

i) Přejdeme-li k článku 86 Smlouvy, Novimpex zdůrazňuje obtížnost obecné definice výrazu „zneužívání dominantního postavení na společném trhu nebo jeho podstatné části“. Na druhou stranu však Soudní dvůr při rozhodování o předběžné otázce nemůže jednat jako správní orgán, pro nějž by případně bylo přípustné, aby určitý počet ochranných známek vyjmul z používání článku 86 a následně tyto výjimky ukončil, kdyby se ukázalo, že ohrožují volný obchod. Soudní dvůr je naopak povinen zakotvit jednotnou judikaturu, která v projednávané věci může spočívat pouze v uznání použitelnosti článku 86 na veškeré ochranné známky.

Skutečná pravomoc omezit hospodářskou soutěž je vždy a nezbytně následkem dominantního postavení.

Pokud se vrátíme k otázce vymezení konkrétního trhu, který musí být v každém případě brán v úvahu, Novimpex cituje několik amerických ekonomů, kteří správně zdůrazňují v podstatě heterogenní povahu jakéhokoli výrobku ve srovnání s k jakýmkoli jiným výrobkem, i vzhledově podobným, a to s ohledem na mentalitu kupujících.

Jak uvádí jeden z těchto autorů, „monopol je prostě výrobek podřízený jednotné kontrole, podstatně se odlišující od jiných výrobků, v neurčené sérii výrobků, jež ho mohou nahradit“. Toto je jediné právně platné kritérium pro určení stupně „dominance“ spojené s určitým hospodářským postavením. Naopak přijetím kritéria dominantního postavení podniku jako takového bychom se dostali do začarovaného kruhu, neboť pojem „dominantní postavení“ by se tím vymykal jakékoli definici použitelné pro každý případ. Každý podnik vlastně zaujímá toto postavení, přinejmenším pokud jde o jeho přednostní trh.

j) Ze všech těchto důvodů uznala právní teorie, že monopol založený na právu z ochranné známky může způsobit vznik dominantního postavení ve smyslu článku 86, přičemž průmyslové vlastnictví není vyjmuto z používání Smlouvy.

Majitel ochranné známky požívá tedy již z definice absolutního dominantního postavení ve vztahu ke svému výrobku. Smlouva mu nezakazuje využívání tohoto postavení, nýbrž jeho zneužívání, tzn. jeho využívání pro účely neslučitelné s funkcí ochranné známky.

Při výkladu článku 86 navíc nelze odhlédnout od obsahu článku 85. Pokud ovšem posledně uvedený článek odkazuje pouze na jednání, které může ovlivnit obchod a omezit hospodářskou soutěž, je těžké připustit, že článek 86 vyžaduje dominanci v celém společném trhu nebo jeho části. To platí tím víc, že osoba, která je schopna ovlivnit trh díky svému vlastnímu postavení, má očividně větší moc, než osoba, která se pro dosažení tohoto cíle musí shodnout s jinými osobami.

Konečně užití množstevního kritéria při výkladu pojmu „dominantní postavení“ může vést k nespravedlivému důsledku například ve formě udělení práva zakázat paralelní dovozy prvním deseti nebo první stovce majitelů ochranných známek, zatímco výrobci soutěžícího zboží, kteří by se později uchýlili k podobným opatřením, by proti nim použili zákazů článků 85 a 86 se zdůvodněním, že jejich činnost vede k úplnému zablokování obchodu s dotyčnými výrobky.

Vláda Nizozemského království zejména uvádí:

K první otázce

Odpověď musí být kladná, pokud v době, kdy bylo použito dotyčné právo na ochrannou známku, mohla být smlouva, na jejímž základě bylo toto právo vytvořeno nebo převedeno, ještě považována za trvající.

Pouhá skutečnost, že nabytí nebo vytvoření práv na ochrannou známku, užitých mimo jiné s cílem zabránit dovozu zboží pod stejnou ochrannou známkou pocházejícího z jiných členských států, je následkem smluv uzavřených před vstupem Smlouvy v platnost nebo po něm, však nestačí k napadení zákazu čl. 85 odst. 1.

K druhé otázce

Rozsudky Grundig-Consten a Parke Davis umožňují vyvodit tyto závěry:

Články 85 a 86 Smlouvy nejsou zásahem do existence práva na výlučné užívání ochranné známky, uděleného jejímu majiteli členským státem. Výkon tohoto práva však může spadat do působnosti těchto článků, pokud jsou splněny nezbytné podmínky k jejich použití.

Spor v původním řízení se týká dovozu zboží, k němuž v jiné zemi tam usazený podnik legálně připojil ochrannou známku totožnou s ochrannou známkou, jejímž majitelem v Itálii je Sirena. Je možné, že Sirena a podnik usazený v jiné zemi uzavřely dohodu nebo že ohledně uvádění dotyčného zboží na trh v Itálii jednají ve vzájemné shodě. V tom případě musí být záležitost přezkoumána ve světle článku 85. Naopak pokud tyto dvě firmy jednaly nezávisle, článek 85 nelze použít. Je tedy třeba přezkoumat, zda existují okolnosti odůvodňující použití článku 86.

V této souvislosti je třeba uvést toto: pokud majitel ochranné známky vykonává výlučné právo, které mu bylo uděleno v zemi dovozu, s cílem zabránit vstupu na trh výrobkům nesoucím stejnou ochrannou známku, jejímž je majitelem, nemůže tento výkon sám o sobě představovat zneužití dominantního postavení; jakékoli jiné hledisko odporuje zásadám vnitrostátního práva ochranných známek a je zásahem do samotné jeho podstaty. Může se však stát, že je výlučné právo vykonáváno za okolností rovnocenných zneužívání dominantního postavení; ale v tomto případě se článek 86 použije pouze z důvodu těchto okolností. Takto ostatně rozhodl Soudní dvůr ohledně patentů ve svém rozsudku Parke Davis.

Komise Evropských společenství mimo jiné uvádí:

1. Skutkové okolnosti

Podle spisového materiálu lze považovat za nesporné tyto skutečnosti:

— ochranná známka č. 186 646 je odvozena z ochranné známky původně zapsané (v roce 1933) firmou Mark Allen, později převedené na společnost Sirena, která ji poté pravidelně obnovovala na svůj účet a svým vlastním jménem;

— zbývající dvě dotyčné ochranné známky zapsala od počátku Sirena;

— v důsledku toho se zdá, že nároky této firmy se zakládají:

— na nabývacím titulu odvozené povahy, pokud se týká ochranné známky „Prep“ (tato známka je alternativně nárokována rovněž na základě původního nabývacího titulu, tj. na nerušeném a výlučném užívání trvajícím od roku 1937; nerušeném a výlučném užívání trvajícím v každém případě od roku 1944, data, kdy patent původního majitele, firmy Mark Allen, vypršel poté, co jej uvedená firma neobnovila a neužívala);

— na nabývacím titulu původní povahy, pokud se týká označení „Good Morning“, stejně jako jiných názvů nebo obrazových prvků, jejichž ochrana je požadována.

Účastníci původního řízení se dále neshodují v otázce, zda byly předmětem převodu recepty na výrobu výrobků zahrnutých v ochranné známce „Prep“. V každém případě je jisté, že Sirena sama vyráběla a uváděla na italský trh výrobky označené touto ochrannou známkou, což je okolnost související se skutečností, že firma Mark Allen počínaje dnem uzavření převodu přestala vyvážet do Itálie výrobky „Prep“ vyráběné přímo v Americe, které tam do té doby vyvážela.

Zdá se jisté, že strany smlouvy o převodu neusilovaly o jiné důsledky než vyplývající podle zákona z převodu ochranné známky. Smlouva byla zřejmě vykonána okamžitě a měla definitivní právní účinky bez jakýchkoli podmínek nebo časových omezení. Po roce 1937 nepřetrvávala mezi společnostmi Mark Allen a Sirena žádná vazba ani na organizační, ani na hospodářské nebo právní úrovni.

Výroba příslušných výrobků těchto dvou firem se vyvíjela autonomně, takže nelze říci, jaké rozdíly mohou v současnosti existovat mezi výrobky Mark Allen a výrobky vyráběnými společností Sirena.

2. K relevanci otázky

Komise v tomto ohledu nevznáší žádnou námitku; ohledně relevance požadovaného výkladu však uvádí, že „neexistence dohody, zjištění možné zejména v případě původního nabytí titulu, předpokládá automatické vyloučení používání článku 85“.

3. K první otázce

Prostý převod vlastnictví ochranné známky nepatří mezi účinky smlouvy o převodu, které by mohly spadat do rozsahu působnosti článků 85 a 86. Judikatura Soudního dvora totiž potvrdila, že tato ustanovení mohou mít dopad na výkon takového práva, nikoli však na nárok na něj. Na druhé straně pokud jde o výkon tohoto práva, Soudní dvůr určil, že je třeba pouze zabránit zneužívání práv vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů ohledně ochranných známek. Za těchto podmínek může definitivní převod ochranné známky podléhat uvedeným ustanovením pouze pokud sleduje, byť nepřímo, cíle nezahrnuté ve smlouvě, nebo pokud byl použit pro získání výsledku podobného tomu, o který usilují zakázané dohody.

Projednávaná věc se liší od věci Grundig-Consten, charakterizované koexistencí hlavní výlučné smlouvy a doplňkové dohody týkající se práv z ochranné známky, jejímž výhradním předmětem je zaručení absolutní územní ochrany. V projednávané věci se naopak jedná o prosté zcizení nehmotného majetku, k němuž došlo před vstupem Smlouvy v platnost.

Pokud jde o použitelnost článku 86, Komise připomíná znění rozsudku Parke Davis, ze kterého vyplývá, že rozdíl mezi cenami požadovanými společností Sirena na jedné straně a společností Novimpex na straně druhé „nepředstavuje nezbytně zneužití“.

Závěrem je třeba na tuto otázku odpovědět takto:

„Články 85 a 86 Smlouvy o EHS nejsou použitelné na účinky smlouvy o definitivním převodu ochranné známky (v projednávané věci smlouvy uzavřené před vstupem Smlouvy v platnost) vzhledem k tomu, že tato smlouva neusiluje o žádný výsledek a nevytváří žádné účinky cizí jejímu specifickému účelu.“

Tato otázka je úzce spojena s první; pokud bude na první otázku dána odpověď navržená výše, není jasné, jak by mohlo být právo nabyvatele reagovat na dovozy uskutečňované třetími stranami vyloučeno, a to i v případě, kdy jsou soutěžící výrobky legálně opatřeny stejnou ochrannou známkou.

„Územní ochrana nepochybně představuje – z hlediska režimu hospodářské soutěže Společenství – nejchoulostivější projev smlouvy o převodu ochranné známky, jak ukazuje judikatura Soudního dvora i vnitrostátních soudů. Není však možné u smlouvy plnící funkci, která jí je vlastní (tj. zaručit původ příslušného výrobku), která mezi smluvními stranami nevytváří žádné povinnosti nebo vazby kromě těch, které přímo vyplývají z převodu vlastnictví ochranné známky, oddělit právní účinky, které vnitrostátní právní předpisy spojují s postavením majitele.“ Postavení společností Sirena a Mark Allen prakticky odpovídá postavení, ve kterém by se ocitly, kdyby ochrannou známku „Prep“ zapsaly odděleně a od počátku v Americe a v Itálii.

Na tato otázku je tedy třeba odpovědět takto:

„Články 85 a 86 Smlouvy o EHS nezakazují majiteli ochranné známky legálně zapsané v členském státě za výše uvedených okolností využívat práva, které mu přiznávají vnitrostátní právní předpisy, bránit dovozům výrobků pocházejících z jiného členského státu, ke kterým byla stejná ochranná známka původně legálně připojena.“

1 Usnesením ze dne 12. června 1970, které došlo do kanceláře Soudního dvora dne 31. července 1970, položil Tribunale civile e penale v Miláně na základě článku 177 Smlouvy o EHS dvě otázky týkající se výkladu článků 85 a 86 této smlouvy.

Těmito otázkami požádal Soudní dvůr o vyjádření, zda jsou články 85 a 86 Smlouvy „použitelné na účinky vyplývající ze smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené před vstupem Smlouvy v platnost, či nikoli“, a zda se musí vykládat „v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel ochranné známky legálně zapsané v členském státě vykonával odvozené absolutní právo zakázat třetím stranám dovoz výrobků pocházejících z ostatních zemí Společenství nesoucích stejnou ochrannou známku legálně připojenou v místě původu, či nikoli“.

2 Ze spisového materiálu vyplývá, že smlouvou, na kterou odkazuje vnitrostátní soud, je dohoda z roku 1937, podle které americký podnik, majitel ochranné známky na kosmetický a léčivý krém, jehož je výrobcem, pokud se týká italského území, „prodal a převedl…veškerá práva, tituly a zájmy spojené s uvedenou ochrannou známkou“ na italskou společnost, která od té doby vyrábí a uvádí na trh této země krém nesoucí stejnou ochrannou známku zapsanou v souladu s italskými právními předpisy.

Ze spisového materiálu dále vyplývá, že předmětem původního řízení je žaloba podaná italskou společností pro porušení práv, usilující na italském území o zákaz distribuce krému stejné povahy dováženého ze Spolkové republiky Německo, nesoucího spornou ochrannou známku opatřenou německým výrobcem, který s americkým podnikem uzavřel podobnou dohodu platnou pro německé území.

3 Položenou otázkou se tedy zjišťuje, zda za předpokladu, že vnitrostátní právní předpisy uznají právo majitele ochranné známky bránit dovozům pocházejícím z jiných členských států, mají právní předpisy Společenství vliv na rozsah tohoto práva.

4 Články 85 a násl. Smlouvy se nevyjadřují ke vztahům mezi režimem hospodářské soutěže Společenství a vnitrostátními právními předpisy týkajícími se průmyslového a obchodního vlastnictví, a konkrétně práv z ochranných známek.

Na straně druhé, jelikož vnitrostátní předpisy týkající se ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví nebyly dosud v rámci Společenství sjednoceny, vnitrostátní povaha této ochrany může vytvářet překážky volnému pohybu zboží s ochrannou známkou i režimu hospodářské soutěže Společenství.

5 V oblasti ustanovení týkajících se volného pohybu výrobků povoluje zákazy a omezení dovozů odůvodněné ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví článek 36, ale s výslovnou výhradou, že „nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy“.

Přestože se článek 36 objevuje v kapitole Smlouvy týkající se množstevních omezení obchodu mezi členskými státy, je založen na zásadě použitelné i v oblasti hospodářské soutěže v tom smyslu, že i když nejsou práva uznaná právními předpisy členského státu v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví ve své existenci dotčena články 85 a 86 Smlouvy, může jejich výkon nicméně podléhat zákazům uloženým těmito ustanoveními.

6 Podobné důvody jsou navíc vyjádřeny v článku 3 nařízení Komise č. 67/67/EHS, podle kterého osvobození stanovené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení není použitelné „zejména pokud smluvní strany vykonávají práva průmyslového vlastnictví s cílem bránit zásobování dalších prodejců nebo uživatelů v jiných částech společného trhu výrobky uvedenými ve smlouvě, řádně označenými a uvedenými na trh, nebo prodeji uvedených výrobků těmito dalšími prodejci nebo uživateli na území uvedeném ve smlouvě“.

Z devátého bodu odůvodnění totiž sice vyplývá, že uvedeným nařízením neměly být „dotčeny…vztahy mezi právem hospodářské soutěže a právy průmyslového vlastnictví“, tentýž bod odůvodnění nicméně vyjadřuje záměr „nedovolit, aby práva průmyslového vlastnictví …byla zneužívána s cílem vytvořit absolutní územní ochranu“.

7 Výkon práva z ochranné známky je obzvláště náchylný k rozdělení trhů a k zásahu do volnému pohybu zboží mezi státy, který je pro společný trh podstatný.

Navíc je možné právo na ochrannou známku v tomto ohledu odlišit od jiných práv průmyslového a obchodního vlastnictví v tom, že prvky chráněné posledně uvedenými právy mají často větší význam a hodnotu než ty chráněné prostou ochrannou známkou.

8 Žádost o výklad usiluje především o určení, za jakých podmínek může výkon práv z ochranné známky představovat porušení zákazu uloženého čl. 85 odst. 1.

9 Podle tohoto ustanovení jsou jako neslučitelné se společným trhem zakázány „veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě“, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže.

Právo z ochranné známky jako právní statut samo o sobě nezahrnuje prvky dohody nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 85 odst. 1.

Jeho výkon nicméně může spadat do rozsahu zákazů Smlouvy pokaždé, kdy se jeví jako předmět, prostředek nebo výsledek dohody narušující soutěž.

Pokud výkon práva z ochranné známky probíhá převodem na uživatele v jednom nebo několika členských státech, je tedy v každém případě třeba stanovit, zda tento výkon vede k situaci spadající pod zákazy článku 85.

10 Situace, o které se jedná, mohou vyvstat zejména z dohod narušujících soutěž mezi majiteli ochranných známek nebo jejich právními nástupci, umožňujících jim bránit dovozům pocházejícím z jiných členských států.

Pokud má kombinace převodů práv k vnitrostátním ochranným známkám chránícím stejný výrobek na různé uživatele za následek opětovné vytvoření neproniknutelných hranic mezi členskými státy, může takový postup ovlivnit obchod mezi státy a narušit hospodářskou soutěž na společném trhu.

Bylo by tomu jinak, pokud by se s cílem zamezit jakémukoli rozdělení trhu dohody o používání vnitrostátních práv ke stejné ochranné známce vykonávaly za podmínek umožňujících uvést v soulad obecný výkon práv z ochranné známky na úrovni Společenství s ohledem na podmínky hospodářské soutěže a jednoty trhu, jež jsou pro společný trh tak podstatné, že opatření, jež jsou s nimi v rozporu, článek 85 prohlašuje za neplatné od počátku.

11 Článek 85 je tedy použitelný, pokud je s odvoláním na právo z ochranné známky bráněno dovozům výrobků pocházejících z různých členských států nesoucích stejnou ochrannou známku díky tomu, že jejich majitelé tuto ochrannou známku nebo právo k jejímu užití nabyli buď na základě dohod uzavřených mezi sebou nebo s třetími stranami.

Překážkou použitelnosti článku 85 není okolnost, že podle vnitrostátních právních předpisů vyplývají práva z ochranné známky z jiných právních nebo skutkových okolností než jsou výše uvedené dohody, například ze zápisu ochranné známky nebo z jejího nerušeného užívání.

12 Pokud dohody narušující soutěž vznikly před vstupem Smlouvy v platnost, je zároveň nezbytné i postačující, aby jejich účinky trvaly i po tomto datu.

13 Aby se na dohody narušující soutěž vztahoval čl. 85 odst. 1, musí značně ovlivňovat obchod mezi členskými státy a omezovat hospodářskou soutěž uvnitř společného trhu.

14 Žádost o výklad usiluje konečně o určení, za jakých podmínek je výkon práva z ochranné známky neslučitelný se společným trhem a proto zakázaný článkem 86 Smlouvy.

15 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že zakazuje kombinaci tří prvků: existence dominantního postavení, jeho zneužití a možnosti, že jím může být ovlivněn obchod mezi členskými státy.

16 Nejprve je třeba uvést, že majitel ochranné známky nepožívá „dominantního postavení“ ve smyslu článku 86 z pouhého důvodu, že je s to zakázat třetím stranám uvádět na trh na území členského státu výrobky nesoucí stejnou ochrannou známku.

Jelikož tento článek požaduje, aby se dotyčné postavení týkalo alespoň „podstatné části“ společného trhu, je navíc třeba, aby uvedený majitel byl schopen bránit udržení účinné hospodářské soutěže na významné části relevantního trhu, zejména s ohledem na případnou existenci a postavení výrobců nebo distributorů uvádějících na trh podobné zboží nebo zboží způsobilé toto zboží nahradit.

17 Pokud jde o zneužití dominantního postavení, přestože cenová úroveň výrobku není nezbytně postačující k tomu, aby takové zneužití odhalila, může nicméně svým významem při absenci objektivních kritérií představovat rozhodující nepřímý důkaz.

Náklady řízení:

18 Výdaje vzniklé Komisi a vládě Nizozemského království, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují, a vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve sporu probíhajícím před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů,

s přihlédnutím ke spisovému materiálu;

po vyslechnutí zprávy soudce zpravodaje;

po vyslechnutí ústních vyjádření účastníků původního řízení a Komise Evropských společenství;

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta;

s přihlédnutím ke Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména k jejím článkům 36, 85, 86 a 177;

s přihlédnutím k Protokolu o statutu Soudního dvora Evropského hospodářského společenství;

s přihlédnutím k jednacímu řádu Soudního dvora Evropských společenství,





SOUDNÍ DVŮR

o otázkách, které mu usnesením ze dne 12. června 1970 předložil Tribunale civile e penale v Miláně, rozhodl takto:

1 a) Článek 85 Smlouvy je použitelný, pokud je s odvoláním na právo z ochranné známky bráněno dovozům výrobků pocházejících z různých členských států nesoucích stejnou ochrannou známku díky tomu, že jejich majitelé tuto ochrannou známku nebo právo k jejímu užití nabyli buď na základě dohod uzavřených mezi sebou nebo s třetími stranami;

b) Pokud výše uvedené dohody vznikly před vstupem Smlouvy v platnost, je zároveň nezbytné i postačující, aby jejich účinky trvaly i po tomto datu;
2 a) Majitel ochranné známky nepožívá dominantního postavení ve smyslu článku 86 Smlouvy z pouhého důvodu, že je s to zakázat třetím stranám uvádět na trh na území členského státu výrobky nesoucí stejnou ochrannou známku. Navíc je třeba, aby byl schopen bránit udržení účinné hospodářské soutěže na významné části relevantního trhu;