Odbor kompatibility s právem ES Úřad vlády ČR	I S A P Informační Systém pro Aproximaci Práva
	Databáze č. 17 : Databáze judikatury

ă Odbor kompatibility s právem ES, Úřad vlády ČR - určeno pouze pro potřebu ministerstev a ostatních ústředních orgánů


	Číslo (Kód CELEX): Number (CELEX Code):		61975J0119

	Název: Title:		JUDGMENT OF THE COURT OF 22 JUNE 1976. TERRAPIN (OVERSEAS) LTD. V TERRANOVA INDUSTRIE CA KAPFERER AND CO.. PRELIMINARY RULING REQUESTED BY THE BUNDESGERICHTSHOF. RIGHT TO A TRADE-MARK AND COMMERCIAL NAME. CASE 119-75.

	Publikace: Publication:		REPORTS OF CASES 1976 PAGES 1039 - 1064

	Předmět (klíčová slova): Keywords		FREE MOVEMENT OF GOODS;MEASURES HAVING EQUIVALENT EFFECT;INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY;

	Související předpisy: Corresponding acts:		157E036

	Odkaz na souvisejicí judikáty: Corresponding Judgements:		Centrafarm I Case 15/74 Centrafarm v Sterling Drug [1974] ECR 1147 · [233] membran Joined Cases membran and K-tel v GEMA [1981] ECR 147 · [259] Polydor Case 270/80 Ploydor and RSO v Harlequin [1982] ECR 329


	Plný text: Fulltext:		Ano

Fakta:
Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co. (hereinafter: “Terranova”) is the proprietor in the Federal Republic of Germany of the trade-marks “Terra”, “Terra Fabrikate” and “Terranova”, registered at the German patents office, the last of these names being simultaneously used as a commercial name. It manufactures and markets finished plaster for façades and other construction materials under these names. Terrapin (Overseas) Ltd. (“Terrapin”)is an English company specializing in the production of prefabricated houses and components for the construction of such houses which it sells under the name “Terrapin”, which is at the same time its commercial name. When terrapin applied to the German patents office to register the trade-mark “Terrapin”, Terranova lodged an opposition an by order of the Bundespatentgericht registration was refused on the ground of risk of confusion of the trademarks “Terra” and “Terranova”.
Subsequently Terranova brought an action before the Civil Courts to prohibit Terrapin from using the name “Terrapin” on its products. In the final instance, the Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court), contending that the action was well-founded under German law, decided to stay the proceedings and under Article 177 of the Treaty to refer to the Court of Justice the question whether it is compatible with Article 30, 36 of the Treaty that an undertaking established in Member State A, by using its commercial name and trade-mark rights existing there, should prevent the import of similar goods of an undertaking established in Member State B if these goods have been lawfully given a distinguishing name which may be confused with the commercial name and trade-mark which are protected in State A for the undertaking established there, if there are no relations between the two undertakings, if their national trade-mark rights arose autonomously and independently of another (no common origin) and at the present time there exist no economic or legal relations of any kind other than those appertaining to trade-marks between the undertakings.

Názor soudu a komentář:
The Court assumes that the restriction resulting from the trade-mark right in question would constitute a “measure having an effect equivalent to import restrictions” prohibited by Article 30 of the Treaty. It therefore examines whether such restriction can be justified under Article 36 of the Treaty. This article provides for certain exceptions to the free movement of goods which relate,
inter alia
, to law of industrial and commercial property. Restrictions to the free movement of goods resulting from measures which are intended to protect industrial and commercial property are, pursuant to Article 36, compatible with the Treaty. “However, it is clear from the same article, in particular the second sentence, as well as from the context, that whilst the Treaty does not affect the existence of rights recognized by the legisaltion of a Member State in matters of industrial and commercial property, yet the exercise of those rights may nevertheless, depending on the circumstances, be restricted by the prohibitions in the Treaty.”
The exception the general principle of free movement of goods contained in Article 36 must be, as the Court had already set out in prior judgements (cf. in particular [88]
Centrafarm I
), determined with regard to the specific subject matter of the right concerned. The subject matter of the trade-mark is, as the Court finds, “to guarantee to consumers that the product has the same origin” and, as may be added, to protect the name of a product which the proprietor has developed. It follows, first, that the proprietor cannot rely on the trade-mark in order to prevent the importation of a product which has been lawfully marketed in another Member State by the proprietor himself or (by way of licence) with his consent (see also [233]
GEMA;
[259]
Polydor
). “It is the same when the right relied on is the result of the subdivision, either by voluntary act or as a result of public constraint, of a trade-mark right which originally belonged to one and the same proprietor.” In both cases, the trade-mark right is already exhausted, either because the proprietor has consented to its use by a third party or because its subdivision has been statutorily ordered. Finally, the proprietor may not rely on its industrial or commercial property right conferred by national law “when the exercise of those rights is the purpose, the means or the result of an agreement prohibited by the Treaty”. While the first two limitations to the industrial or commercial property right are, in particular, based on the proprietor’s consent, this latter limitation takes account of the systematic context of Article 36 according to which it cannot be accepted that this provision be invoked for purposes which contravene Community law. The Court summarizes: “In all these cases the effect of invoking the territorial nature of the national laws protecting industrial and commercial property is to legitimize the insulation of national markets without this partitioning within the common market being justified by the protection of a legitimate interest on the part of the proprietor of the trade-mark or business name.”
“On the other hand in the present state of Community law an industrial or commercial property right legally acquired in a Member State may legally be used to prevent under the first sentence of Article 36 of the Treaty the import of products marketed under a name giving rise to confusion where the rights in question have been acquired by different and independent proprietors under different national laws. If in such a case the principle of the free movement of goods were to prevail over the protection given by the respective national laws, the specific object of industrial and commercial property would be undermined. In the particular situation the requirements of the free movement of goods and the safeguarding of industrial and commercial property rights must be so reconciled that protection is ensured for the legitimate use of the rights conferred by national laws, coming within the prohibitions on imports ‘justified’ within the meaning of Article 36 of the Treaty, but denied on the other hand in respect of any improper exercise of the same rights of such nature as to maintain or effect artificial partitions within the common market.”
A trade-mark may therefore, in principle, be invoked by its proprietor in order to prevent the import of goods form other Member States. It may not be relied upon if, pursuant to the proprietor’s consent or legislative measures (“subdivision”) the trade-mark right has already been exhausted by its holder or if he seeks to employ it for purposes which are incompatible with the Treaty; in these cases, the proprietor does not, under Community law, have a legitimate interest in prohibiting the import.

Shrnutí (Summary of the Judgment):
1. IT IS CLEAR FROM ARTICLE 36 OF THE EEC TREATY, IN PARTICULAR THE SECOND SENTENCE, AS WELL AS FROM THE CONTEXT, THAT WHILST THE TREATY DOES NOT AFFECT THE EXISTENCE OF RIGHTS RECOGNIZED BY THE LEGISLATION OF A MEMBER STATE IN MATTERS OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY, YET THE EXERCISE OF THOSE RIGHTS MAY NEVERTHELESS, DEPENDING ON THE CIRCUMSTANCES, BE RESTRICTED BY THE PROHIBITIONS IN THE TREATY. INASMUCH AS IT PROVIDES AN EXCEPTION TO ONE OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE COMMON MARKET, ARTICLE 36 IN FACT ADMITS EXCEPTIONS TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS ONLY TO THE EXTENT TO WHICH SUCH EXCEPTIONS ARE JUSTIFIED FOR THE PURPOSE OF SAFEGUARDING RIGHTS WHICH CONSTITUTE THE SPECIFIC SUBJECT-MATTER OF THAT PROPERTY. IT FOLLOWS FROM THE ABOVE THAT THE PROPRIETOR OF AN INDUSTRIAL OR COMMERCIAL PROPERTY RIGHT PROTECTED BY THE LAW OF A MEMBER STATE CANNOT RELY ON THAT LAW TO PREVENT THE IMPORTATION OF A PRODUCT WHICH HAS LAWFULLY BEEN MARKETED IN ANOTHER MEMBER STATE BY THE PROPRIETOR HIMSELF OR WITH HIS CONS
ENT. IT IS THE SAME WHEN THE RIGHT RELIED ON IS THE RESULT OF THE SUBDIVISION, EITHER BY VOLUNTARY ACT OR AS A RESULT OF PUBLIC CONSTRAINT, OF A TRADE-MARK WHICH ORIGINALLY BELONGED TO ONE AND THE SAME PROPRIETOR. EVEN WHERE THE RIGHTS IN QUESTION BELONG TO DIFFERENT PROPRIETORS THE PROTECTION GIVEN TO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY BY NATIONAL LAW MAY NOT BE RELIED ON WHEN THE EXERCISE OF THOSE RIGHTS IS THE PURPOSE, THE MEANS OR THE RESULT OF AN AGREEMENT PROHIBITED BY THE TREATY.

2. IT IS COMPATIBLE WITH THE PROVISIONS OF THE EEC TREATY RELATING TO THE FREE MOVEMENT OF GOODS FOR AN UNDERTAKING ESTABLISHED IN A MEMBER STATE, BY VIRTUE OF A RIGHT TO A TRADE-MARK AND A RIGHT TO A COMMERCIAL NAME WHICH ARE PROTECTED BY THE LEGISLATION OF THAT STATE, TO PREVENT THE IMPORTATION OF PRODUCTS OF AN UNDERTAKING ESTABLISHED IN ANOTHER MEMBER STATE AND BEARING BY VIRTUE OF THE LEGISLATION OF THAT STATE A NAME GIVING RISE TO CONFUSION WITH THE TRADE-MARK AND COMMERCIAL NAME OF THE FIRST UNDERTAKING, PROVIDED THAT THERE ARE NO AGREEMENTS RESTRICTING COMPETITION AND NO LEGAL OR ECONOMIC TIES BETWEEN THE UNDERTAKING AND THAT THEIR RESPECTIVE RIGHTS HAVE ARISEN INDEPENDENTLY OF ONE ANOTHER.

3. AN ALLEGATION BY ONE UNDERTAKING AS TO THE SIMILARITY OF PRODUCTS ORIGINATING IN DIFFERENT MEMBER STATES AND THE RISK OF CONFUSION OF TRADE-MARKS OR COMMERCIAL NAMES LEGALLY PROTECTED IN THESE STATES MAY PERHAPS INVOLVE THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW WITH REGARD IN PARTICULAR TO THE SECOND SENTENCE OF ARTICLE 36 OF THE TREATY. IT IS FOR THE COURT OF FIRST INSTANCE, AFTER CONSIDERING THE SIMILARITY OF THE PRODUCTS AND THE RISK OF CONFUSION, TO ENQUIRE FURTHER IN THE CONTEXT OF THIS LAST PROVISION WHETHER THE EXERCISE IN A PARTICULAR CASE OF INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY RIGHTS MAY OR MAY NOT CONSTITUTE A MEANS OF ARBITRARY DISCRIMINATION OR A DISGUISED RESTRICTION ON TRADE BETWEEN MEMBER STATES.

Plný text judikátu (Entire text of the Judgment):

Odkaz:
Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1976, Společnost Terrapin (Overseas) Ltd. proti společnosti Terranova Industrie CA Kapferer & Co., Věc 119/75, Recueil 1976, s. 1039.

Klíčová slova:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof – Německo.

Právo z ochranné známky a obchodního jména.

Předmět:

Rozhodnutí o předběžné otázce o výkladu ustanovení Smlouvy o EHS o volném pohybu zboží, zejména článků 30 a 36, s ohledem na právo z ochranných známek.

Skutkové okolnosti

Skutkové okolnosti věci, průběh řízení a vyjádření předložená v souladu s článkem 20 protokolu o jednacím řádu Soudního dvora EHS lze shrnout takto:

I – Skutkový stav a řízení

Společnost Terranova Industrie CA Kapferer & Co (dále jen „Terranova“) vyrábí a distribuuje již 75 let omítkové směsi pro fasády. Je majitelem těchto ochranných známek zapsaných u Německého patentového úřadu: č. 151654 slovní ochranná známka „Terra“; č. 202309 kombinovaná ochranná známka „Terra“ s emblémem; č. 455061 slovní ochranná známka „Terra Fabrikate“; č. 359464 kombinovaná ochranná známka „Terranova“ složená ze jména a emblému a č. 431118 „Terranova“ se zvláštním uspořádáním písmen. Tyto ochranné známky jsou zapsány pro řadu stavebních materiálů a pomocných stavebních materiálů. Rejstřík ochranných známek označuje za předmět průmyslového využití: „výrobu suchých omítkových směsí, stavební práce a obchod stavebními materiály“.

Společnost Terrapin (Overseas) Ltd. (dále jen „Terrapin“) se sídlem ve Velké Británii vyrábí a prodává prefabrikované domy, které uvádí na trh pod ochrannou známkou „Terrapin“. Jedná se většinou o dvoupodlažní stavby montované na místě z prefabrikovaných dílů. Podnik také umisťuje označení „Terrapin“ na buňky složené z dílů a určené pro uvedené stavby.

Ve Spolkové republice Německo vykonává Terrapin svou činnost jak sám, tak i prostřednictvím své dceřinné společnosti „Terrapin-Systembau Nordeuropa GmbH“ se sídlem v Kolíně.

Terrapin předložil v roce 1961 žádost o zapsání slovní ochranné známky „Terrapin“ do rejstříku vedeného Německým patentovým úřadem. Ten rozhodnutím ze dne 28. prosince 1962 zamítl námitku společnosti Terranova s odůvodněním, že ochranné známky „Terra“, „Terranova“ nejsou podobné ochranné známce „Terrapin“.

Na základě žaloby společnosti Terranova zrušil Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud) usnesením ze dne 3. února 1967 rozhodnutí Německého patentového úřadu a zakázal zapsání ochranné známky „Terrapin“; výrobky uváděné na trh pod ochrannými známkami „Terrapin“ a „Terranova“ jsou podobné a ochranná známka „Terrapin“ představuje nebezpečí záměny s ochrannými známkami „Terra“ a „Terranova“.

V důsledku tohoto usnesení Bundespatentgerichtu pohnala Terranova před Landgericht (zemský soud), a poté před Oberlandesgericht (vrchní zemský soud) v Mnichově dva nabyvatele licence Terrapin, firmy Terrapin-Vertrieb Bischoff a Engelbert Regnauer KG. Rozsudky Oberlandesgerichtu v Mnichově ze dne 11. července 1968 a 27. listopadu 1969 jim bylo zakázáno umisťovat na některé díly určené ke stavbě montovaných domů slovo „Terrapin“ a uvádět takto označené výrobky do prodeje.

V roce 1968 podala Terranova Landgerichtu v Mnichově žalobu, kterou se domáhá, aby bylo společnosti Terrapin zakázáno používat název „Terrapin“.

Terrapin požádal Landgericht v Kolíně, aby přikázal společnosti Terranova, aby mu přestala bránit v používání názvu firmy a ochranné známky „Terrapin“ pro prefabrikované domy. Tato žaloba byla zamítnuta jako nepřípustná z důvodu územní nepříslušnosti soudu, kterému byla podána.

Po odvolání Terrapinu zamítl Oberlandesgericht v Kolíně rozsudkem ze dne 19. září 1969 námitku územní nepříslušnosti soudu a vrátil věc Landgerichtu. Pokud jde o věc samu, domnívá se Oberlandesgericht, že odvětví, do kterých patří výrobky vyráběné a uváděné na trh účastníky řízení, nejsou příbuzná a že neexistuje ani žádné nebezpečí záměny ochranných známek. Řízení u soudů v Kolíně bylo pozastaveno do rozhodnutí sporu probíhajícího v Mnichově.

V řízení před Landgerichtem v Mnichově byla po dlouhém dokazování žaloba Terranovy zamítnuta jako neopodstatněná rozsudkem ze dne 27. listopadu 1972. Landgericht rozhodl, že neexistuje nebezpečí záměny ochranných známek „Terranova“ a „Terrapin“.

Po odvolání Terranovy opravil Oberlandesgericht v Mnichově rozsudkem ze dne 27. září 1973 rozsudek Landgerichtu. Zakázal společnosti Terrapin používat na území Spolkové republiky Německo název „Terrapin“ jako ochrannou známku nebo název firmy a odsoudil ji k náhradě všech škod, které utrpěla nebo by mohla utrpět Terranova.

Terrapin podal proti rozsudku Oberlandesgerichtu v Mnichově dovolání k Bundesgerichtshofu. Ten usnesením ze dne 31. října 1975 rozhodl podle článku 177 Smlouvy o EHS odložit rozhodnutí do vyjádření Soudního dvora o této předběžné otázce:

„Je slučitelné s ustanoveními o volném pohybu zboží (články 30, 36 Smlouvy o EHS), aby podnik usazený v členském státě A s poukazem na svá práva na ochrannou známku a obchodní jméno existující v tomto státě bránil dovozu podobných výrobků pocházejících z podniku usazeného v členském státě B, pokud tyto výrobky byly řádně opatřeny ve státě B názvem, který může zapříčinit záměnu s obchodním jménem a ochrannou známkou chráněnými v zemi A ve prospěch podniku tam usazeného, pokud neexistuje vztah mezi těmito dvěma podniky, pokud jejich vnitrostátní práva na ochranné známky vznikla odděleně a navzájem nezávisle (žádný společný původ) a pokud v současnosti neexistuje ani hospodářská nebo právní závislost mezi těmito dvěma podniky?“

Bundesgerichtshof se domnívá, že Oberlandesgericht v Mnichově správně uplatnil zákon, když konstatoval nebezpečí záměny a podobnost výrobků. Podle německého práva musí prý být rozsudek odvolacího soudu potvrzen; Terranova tedy může výkonem svých práv na ochranné známky a názvu firmy zakázat dovoz do Spolkové republiky Německo určitých výrobků právoplatně opatřených v jiném členském státě ochrannou známkou „Terrapin“.

Přetrvává však pochybnost ohledně práva Společenství: výklad článků 30 a 36 Smlouvy o EHS, pokud jde o jejich uplatnění na ochranné známky, které nemají společný původ, není v současné době jasný ani určitý vzhledem k tomu, že Soudní dvůr dosud tuto otázkou nerozhodl.

Předkládací usnesení Bundesgerichtshofu bylo zapsáno do rejstříku kanceláře Soudního dvora dne 5. prosince 1975.

V souladu s článkem 20 protokolu o statutu Soudního dvora EHS předložily písemná vyjádření dne 9. února 1976 vláda Belgického království, dne 12. února Komise Evropských společenství, dne 16. února podnik Terranova, dne 18. února vláda Nizozemského království, dne 19. února vláda Dánského království, dne 20. února vláda Francouzské republiky, dne 23. února podnik Terrapin a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, dne 27. února vláda Spolkové republiky Německo a dne 3. března 1976 vláda Irska.

Na základě zprávy soudce zpravodaje a po slyšení generálního advokáta rozhodl Soudní dvůr o zahájení ústního řízení bez předběžného dokazování.

II –Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

Společnost Terrapin, účastnice řízení podávající opravný prostředek (navrhovatelka), připomněla hlavní obchodní charakteristiky obou účastníků původního řízení, různá řízení, která již zapříčinil jejich spor, námitku „vyhasnutí“, která by mohla být vznesena proti Terranově, stejně jako zneužití práva na ochrannou známku, jímž se provinila, a zdůrazňuje, že kladná odpověď na otázku položenou Soudnímu dvoru by potvrdila, že nemá právo dovážet a prodávat v Německu prefabrikované domy ani pod ochrannou známkou „Terrapin“ ani s použitím svého obchodního jména Terrapin (Overseas) Ltd. Ve skutečnosti by tedy čelila úplnému zákazu dovozu.

Opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozu jsou mezi členskými státy v zásadě zakázána článkem 30 Smlouvy o EHS a výkon práva, vycházejícího z vnitrostátních právních předpisů, zakázat uvedení určitých výrobků na trh je podle judikatury Soudního dvora v rozporu s pravidly, která se týkají volného pohybu zboží uvnitř společného trhu; představuje opatření s účinkem rovnocenným ve smyslu článku 30.

Článek 36 připouští jako výjimky ze zákazu opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení pouze omezení dovozu „odůvodněná“ ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. V tomto ohledu z judikatury Soudního dvora vyplývá, že i když se články 36 a 222 nedotýkají existence práv průmyslového a obchodního vlastnictví, mohou se na výkon těchto práv vztahovat zákazy vyplývající ze Smlouvy. V projednávaném případě je tedy existence práv Terranovy na obchodní jméno nebo ochrannou známku „Terranova“ zajištěna, ale nemůže uplatňovat článek 36 pro odůvodnění výkonu těchto práv porušením nějakého ustanovení nebo základní zásady Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že jednou ze základních zásad Smlouvy je, že výrobky, které jsou ve volném oběhu v jednom členském státu, mohou být volně prodávány ve všech členských státech, by článek 36 jakožto výjimka z této zásady měl být vykládán restriktivně. Režim výjimky platí pouze do té míry, pokud je odůvodněn ochranou práv, která představují zvláštní cíl průmyslového a obchodního vlastnictví.

Použití ochranné známky lze tedy odůvodnit, pokud chrání svého oprávněného majitele před paděláním ze stany osob bez jakéhokoli právního nároku. Následkem toho je účelem ochranné známky jednak zabránit osobám nebo firmám, které na to nemají právo, ji využívat, a vyvolávat tak nejasnosti o původu výrobků a jednak zajistit, aby oprávněný majitel usiloval pouze o zabránění omylům ohledně původu a nevyužíval svých práv k dosažení jiných cílů, než je pravý úkol práva na ochrannou známku a na obchodní jméno. Článek 36 druhá věta uvádí dva příklady omezení dovozu, která nejsou odůvodněná, neboť neslouží zvláštnímu cíli práva průmyslového vlastnictví: svévolná diskriminace a zastřené omezování obchodu mezi členskými státy.

V tomto ohledu je v projednávaném případě třeba konstatovat, že neexistuje vážné nebezpečí záměny obchodního jména a práva na ochrannou známku „Terranova“ na jedné straně a ochranné známky „Terrapin“ a názvu firmy Terrapin (Overseas) Ltd. na straně druhé; zákaz dovozu týkající se výrobků „Terrapin“ nemůže tedy být zvláštním cílem práva na ochrannou známku ve smyslu článku 36.

Ostatně, Terranova nepodniká kroky proti podniku „Vereinigte Steinwerke“ v Essen-Kupferdreh, který ve skutečnosti používá totožné označení pro totožné výrobky, a ohrožuje tak zvláštní cíl průmyslového vlastnictví, zatímco v projednávaném případě se dovolává nebezpečí záměny v situaci, kdy se jedná o použití velmi vzdáleného pojmenování pro výrobek zcela jiné povahy.

Více než sto firem nebo osob používá ve Spolkové republice Německo označení „Terra“ ve stavebnictví pro názvy firem nebo ochranné známky, vystupování proti příslušníku jiného členského státu z důvodu, že používá obchodní jméno nebo ochrannou známku, která také obsahuje prvek „Terra“ představuje svévolnou diskriminaci. Ve skutečnosti se Terranova vůbec nesnaží zabránit záměně svých vlastních výrobků s výrobky Terrapinu, ale o rozšíření svého obchodu získáním všeobecného zastoupení Terrapinu; na tento cíl se určitě nevztahuje zvláštní předmět práva na ochrannou známku. Skutečnost, že se Terranova neobává žádné záměny mezi lidmi z oboru, pokud jde o původ prefabrikovaných staveb Terrapin, je zřejmá z toho, že by přijala, aby byla dotčená ochranná známka Terrapinem používána, pokud by od něho získala všeobecné zastoupení pro Německo nebo licenci; takže se Terranova provinila zastřeným omezováním obchodu mezi členskými státy.

Způsob, kterým se Bundesgerichtshof dotazuje Soudního dvora, nedává přesný obraz případu Terranova-Terrapin s ohledem na zásady práva Společenství. Pro rozhodnutí, zda jsou omezení dovozu v souladu s článkem 36, není důležité, zda jsou výrobky podle vnitrostátního práva podobné a zda existuje nebezpečí záměny mezi různými názvy, ale pouze to, zda jsou omezení dovozu ve smyslu práva Společenství odůvodněná, tj. nezbytná, nebo zda nastal jeden z případů uvedených v článku 36 druhé větě.

Soudnímu dvoru přísluší rozvinout zásady, s jejichž použitím má být rozhodnuta otázka, za jakých podmínek mohou být ve smyslu článku 36 Smlouvy o EHS omezení dovozu vycházející z vnitrostátního práva průmyslového vlastnictví odůvodněna s ohledem na právo Společenství, nebo nikoli. Bundesgerichtshof nezohlednil, že článek 36 je jakožto ustanovení práva Společenství použitelný společně s německým právem z ochranných známek; měl mít na zřeteli zejména tyto body práva Společenství.

S ustanoveními o volném pohybu služeb je neslučitelné, aby

– majitel ochranné známky, který ve své zemi původu povolí použití totožné ochranné známky pro totožný výrobek, zakázal dovoz výrobků z jiného členského státu, které nejsou totožné a na kterých je umístěna ochranná známka nebo obchodní jméno, z níž jen jedna část odpovídá jeho vlastní ochranné známce nebo obchodnímu jménu;
– majitel ochranné známky, který toleruje ve své zemi původu použití několika ochranných známek a obchodních jmen obsahujících část jména, která se vyskytuje v jeho vlastní ochranné známce nebo jménu firmy a která je běžným pojmenováním v dotčené oblasti, bránil jinému podniku usazenému v jiném členském státě používat ochrannou známku nebo obchodní jméno obsahující totožnou část jména, za předpokladu, že výrobky přicházející v úvahu nejsou totožné, ale nanejvýš patří do příbuzné oblasti výrobků;
– držitel práva na ochrannou známku za podmínek uvedených v předcházejícím bodě podnikal kroky, zatímco je připraven přijmout údajné nebezpečí záměny a náhradou za zřeknutí se námitek získat ve své vlastní zemi podíl z obchodu zahraničního podniku.

Předkládací usnesení uvažuje dvě alternativní řešení, charakteristická pro dvě krajní pojetí, která stojí proti sobě. Existují však i řešení ležící mezi nimi.

Bundesgerichtshof se zřejmě domnívá, že dovoz výrobků z členského státu B má být zakázán, pokud jsou podle vnitrostátního soudu dovážené výrobky podle vnitrostátního práva podobné výrobkům opatřeným podobnou ochrannou známkou zapsanou v členském státě A a pokud názvy zapříčiňují záměnu. Zásady práva Společenství je nezbytné brát v úvahu pouze tehdy, pokud jde o paralelní dovozy v nejširším slova smyslu, tj. výrobků opatřených totožnou ochrannou známkou mající společný původ.

V druhém krajním pojetí může majitel ochranné známky v členském státě A zakázat dovoz výrobků opatřených v členském státě B totožnou ochrannou známkou pouze tehdy, pokud bylo použití ochranné známky ve státě B protiprávní. Toto pojetí nepřipouští nebezpečí vážného narušení volného pohybu zboží uvnitř Společenství příliš širokým výkladem pojmů „podobné výrobky“ a „nebezpečí záměny“ vnitrostátními soudy.

V projednávané věci Soudní dvůr poprvé rozhoduje problém vyplývající z kolize mezi ochrannými známkami, které nemají společný původ, pocházejí z různých členských států a podle vnitrostátního soudu mohou zapříčinit záměnu.

Za současného stavu práva přísluší rozhodnout otázku nebezpečí záměny vnitrostátním soudům. Takovéto rozhodnutí však nemůže být přijato pouze podle vnitrostátního práva: musí vzít v úvahu také článek 36 Smlouvy o EHS. Do této míry je pojem nebezpečí záměny již pojmem práva Společenství a může být předmětem výkladu Soudního dvora v rámci článku 177 Smlouvy.

Existují i jiné možnosti jak zajistit, aby případy, ve kterých je nebezpečí záměny mezi názvy a označeními pocházejícími z různých členských států, avšak bez společného původu, mohly být rozhodnuty při dodržení zásad práva Společenství.

V souladu s judikaturou Reichsgerichtu lze tak v projednávaném případě konstatovat, že neexistuje žádné nebezpečí záměny a že v každém případě musí být toto nebezpečí podle základní zásady svobody hospodářských činností na celém společném trhu přijato.

Velmi se lišící výklad pojmu nebezpečí záměny v oblasti práva z ochranných známek v rámci Společenství činí harmonizaci vnitrostátních judikatur v této oblasti velmi naléhavou.

Řešení cestou analogie lze vyvodit z anglické zásady „honest concurrent use“, podle které nemůže být zakázáno používání totožných nebo velmi podobných ochranných známek dlouho používaných na sousedních územích jejich majiteli, které se později dostaly do kolize a vyvolaly nebezpečí záměny původně neexistující. Návodem může být také zákon ze dne 30. června 1959 o připojení Sárska ke Spolkové republice Německo, který stanovil v případě kolize mezi ochrannými známkami připojení dalších rozlišovacích prvků; v rámci Společenství mohou být vhodná ustanovení přijata v souladu s články 100 až 102 nebo s článkem 235.

Soudnímu dvoru přísluší stanovit zásady, podle kterých mají být v souladu se Smlouvou o EHS vnitrostátním soudem vyřešeny problémy vznesené ve věci v původním řízení. Soudní dvůr by měl Bundesgerichtshof upozornit zejména na to, že

– v případě kolize mezi obchodními jmény, která nemají stejný původ a pocházejí z různých členských států, je zákaz obchodního jména z důvodu zbytkového nebezpečí záměny v rozporu se zásadou práva Společenství, podle které mají všechny osoby a firmy právo vykonávat svobodně hospodářskou činnost na celém společném trhu, za předpokladu, že používání uvedeného obchodního jména nevychází z nekalých důvodů;
– při zkoumání otázky, kterou je třeba rozhodnout ohledně nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek nebo názvů, je třeba vzít v úvahu vedle vnitrostátního práva (např. otázka podobnosti výrobků a nebezpečí záměny) také ustanovení práva Společenství vyplývající z článku 36 Smlouvy (např. pojmy svévolná diskriminace, zastřené omezování obchodu mezi členskými státy a dotčení zvláštního cíle uvedeného vlastnického práva);
– pokud soud, kterému je věc předložena, nedojde při průzkumu předcházejících bodů k závěru, že omezení dovozu výrobků pocházejících z členského státu B je neodůvodněné, a následkem toho porušuje článek 36, je třeba přezkoumat, zda má soud, který rozhoduje věc v původním řízení, určit rozlišovací dodatky, a pokud ano, jaké. Tyto dodatky vyloučí v souladu se zásadami práva Společenství jakákoli nebezpečí záměny mezi těmito dvěma názvy.

Společnost Terranova, žalovaná v řízení v rámci opravného prostředku, upozorňuje, že Soudní dvůr stojí poprvé před základní otázkou, zda pravidla Smlouvy o EHS o volném pohybu zboží ukládají odmítnout ochranu vyplývající z vnitrostátních práv na ochranné známky nebo na název firmy v zásadě zaručenou článkem 36 Smlouvy v četných případech, kdy podniky z jiných členských států, právně a hospodářsky nezávislé, uvádějící na trh své výrobky pod názvem, který zapříčiňuje záměnu a nemá stejný původ, na území chráněném ve prospěch vnitrostátního majitele práva na ochrannou známku nebo na název firmy. Tento druh kolize vyžaduje posouzení odlišná od těch, která Soudní dvůr rozhodoval dosud. Důvody předkládacího usnesení umožňují předpokládat, že Bundesgerichtshof využil příležitosti, kterou mu nabízí spor v původním řízení, aby poskytl Soudnímu dvoru příležitost upřesnit svou judikaturu v tom smyslu, že alespoň v oblasti vymezené předběžnou otázkou není existence vnitrostátních práv na ochranu dotčena ustanoveními práva Společenství; toto upřesnění je naléhavé a nezbytné vzhledem k tomu, že některá rozhodnutí Soudního dvora vyvolala kritiku.

Otázka položená Bundesgerichtshofem vymezuje jednoznačně cíl žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce a následně právní otázky, které má Soudní dvůr rozhodnout.

Případ, který uvažuje předkládací usnesení, podniku usazeného v členském státě A, který „brání“ nějakému dovozu, se tedy nevztahuje na kroky majitele ochranné známky, ale na zákaz vydaný vnitrostátními orgány, aby podnik usazený v členském státě B dovážel do členského státu A podobné výrobky s ochrannou známkou, která zapříčiňuje záměnu. Samotná tato skutečnost je „opatřením s rovnocenným účinkem“ ve smyslu článku 30 Smlouvy o EHS.

Bundesgerichtshof krom toho předpokládá, že podnik usazený v členském státě A brání dovozu s poukazem na svá práva na ochrannou známku a jméno firmy existující v této zemi, zatímco pokud jde o podnik usazený ve státě B, předpokládá pouze, že tam jeho výrobky byly řádně opatřeny ochrannou známkou.

Soudní dvůr je vázán zjištěními předkládajícího soudu, co se týče skutkových okolností. K nim patří podobnost výrobků uváděných na trh oběma podniky a nebezpečí záměny označení, která používají.

Soudní dvůr se také nemůže vyjádřit k otázce, zda a pokud ano jakým způsobem se může uplatnění vnitrostátních práv na ochrannou známku a jméno firmy z důvodu ochrany, kterou jim poskytuje použití a výklad pojmů „podobnost výrobků“ a „nebezpečí záměny“ ve vnitrostátních právních předpisech a judikatuře, dotýkat zásad článků 30 až 36 Smlouvy o EHS. Tyto pojmy spadají výhradně pod vnitrostátní právo; zjevně nemají obsah na úrovni Společenství, který by případně umožnil Soudnímu dvoru stanovit obecné zásady pro jejich použití a výklad vnitrostátními soudy.

Na rozdíl od věcí, které mu byly dosud předloženy, má Soudní dvůr v projednávaném případě poprvé přezkoumat případ „běžného“ porušení práva z ochranné známky; jedná se zejména o ochranu práv na ochrannou známku a jméno firmy existující v jednom členském státě proti dovozu a uvádění na trh podobných výrobků dodaných na dotčený trh třetí osobou pod názvem, který zapříčiňuje záměnu. Ochranou majitele ochranné známky proti takovémuto jednání uskutečňují vnitrostátní soudy jen cíle zvláštní ochrany ochranné známky; omezení dovozu, která se udržují v tomto rámci, jsou s ohledem na článek 36 Smlouvy „odůvodněná“ ochranou průmyslového vlastnictví. Vnitrostátní právo z ochranných známek a jiných označení je ovládáno myšlenkou ochrany proti omylům, pokud jde o původ výrobků, v zájmu majitele ochranné známky i spotřebitelů. Tato ochrana by měla být zajištěna vždy, když kvůli používání podobných názvů pro podobné výrobky existuje nebezpečí záměny v obchodě. Vnitrostátní soudy v původním řízení zjištěním podobnosti výrobků a nebezpečí záměny nerozšířily ochranu ochranné známky nad zvláštní cíl průmyslového vlastnictví. Není zde rozpor mezi zásadou volného pohybu zboží a vnitrostátním právem průmyslového vlastnictví: oblast působnosti článku 30 Smlouvy se zastavila před podstatou, tj. zvláštním cílem, průmyslového vlastnictví, a zejména vnitrostátního práva na ochrannou známku.

Jiný způsob přístupu k problému spočívá v určení na základě rovnováhy zájmů chráněných právem z ochranné známky, za jakých podmínek se zásada volného pohybu zboží střetává s ochranou vnitrostátních ochranných známek poskytovanou členskými státy, nebo z jiného pohledu, za jakých podmínek brání vnitrostátní práva na ochrannou známku a název firmy úplnému uskutečňování volného pohybu zboží ve Společenství.

V tomto kontextu je třeba konstatovat, že neexistence společného původu dává právu majitele ochranné známky na identifikaci svých výrobků daleko silnější opodstatnění než v případě, kdy majitel jediné ochranné známky ji sám zdvojil nebo rozčlenil.

Na uskutečnění cílů článku 30 Smlouvy o EHS na jedné straně i na dodržování vnitrostátních práv průmyslového vlastnictví na straně druhé se vztahuje zásada proporcionality a zákaz přijímat opatření nadměrná vzhledem ke sledovanému cíli. Nelze tedy brát jako předpoklad, že zásada volného pohybu zboží uvnitř společného trhu musí nezbytně převážit nad zájmy majitelů ochranných známek a zájmy spotřebitelů.

Dát v projednávané věci přednost volnému pohybu zboží, by rovněž znamenalo zejména zbavit spotřebitele veškerých záruk, pokud jde o původ nebo jakosti zboží. Identifikace a rozlišování výrobků by se staly téměř nemožnými, kdyby mohly být ochranné známky, které zapříčiňují záměnu, používány v jednom a tomtéž státě více podniky. Hospodářská soutěž na společném trhu by tak byla narušena. Judikatura, která by zvýhodňovala volný pohyb zboží na úkor ochrany hospodářské soutěže, není v souladu se Smlouvou o EHS: oba dva cíle mají stejnou hodnotu a musí být dosaženy současně.

Terrapinu ostatně skutečně není nikterak zakázáno dovážet své výrobky do Spolkové republiky Německo a uvádět je tam na trh, ale pouze používat název, který zapříčiňuje záměnu. Článek 30 Smlouvy má za cíl zajistit volný pohyb zboží; nepřiznává právo uvádět na trh Společenství výrobky pod jakýmkoli názvem. V projednávaném případě nevede rozpor mezi dvěma názvy, které zapříčiňují záměnu a existují v různých členských státech, k omezení volného pohybu zboží. Právo majitele ochranné známky zakázat pro podobné výrobky název, který zapříčiňuje záměnu, není zvláštním právem ochrany před zahraničními výrobky; uplatňuje se vůči vlastním státním příslušníkům stejně jako vůči cizincům. Uložit tomu, kdo porušuje vnitrostátní právní přepisy a judikaturu, aby na své výrobky umístil název, který vylučuje jakékoli nebezpečí záměny s domácími výrobky, nepředstavuje dodatečnou překážku volného pohybu výrobků.

Otázka, zda padělatel používá názvu protiprávním způsobem nebo jej zneužívá, může být posouzena pouze podle právních předpisů státu majitele, jehož práva byla porušena. Právo Společenství neposkytuje za současného stavu žádné kritérium neoprávněného způsobu použití nebo zneužití ochranné známky; do vytvoření systému ochranných známek Společenství musí soudy členských států při rozhodování o nich vycházet z vnitrostátních právních řádů. Soudní dvůr nemůže chtít pouze z článků 30 až 36 Smlouvy, z jejích cílů nebo dokonce z právních zásad společných členským státům vyvozovat podmínky, za kterých podle práva Společenství existuje nebezpečí záměny podobných názvů pocházejících z různých členských států.

Skutkový základ sporu v původním řízení spadá do oblasti, pro kterou již judikatura Soudního dvora uznala, že uplatňování vnitrostátní ochrany ochranné známky je povoleno a odůvodněno článkem 36 Smlouvy; judikatura, která by oblast působnosti tohoto ustanovení ještě více omezila, by vyvolala závažné a nepřekonatelné výhrady.

Proto je třeba odpovědět na otázku položenou Bundesgerichtshofem kladně.

Vláda Belgického království zastává stanovisko, že článek 36 Smlouvy umožňuje majiteli ochranné známky bránit dovozu podobných výrobků podniku usazeného v jiném členském státě, kde je tento majitelem podobné ochranné známky, jakmile neexistuje žádný vztah mezi dotčenými dvěma podniky, jejich práva na ochranné známky vznikla navzájem nezávisle a mezi těmito podniky není žádná obchodní nebo právní podřízenost mimo oblast ochranných známek.

Judikatura Soudního dvora nijak nevylučuje možnost, aby majitel ochranné známky znemožnil dovozy od osob, které mají od počátku právní nárok nezávislý na jeho právním nároku. V takovémto případě nejsme v situaci, kdy je jednotný trh rozdroben zásahem nějakého opatření soukromého nebo veřejného původu: právo z ochranných známek není využito k roztříštění existující jednotnosti.

Základní funkcí ochranné známky je osvědčit, že výrobky opatřené touto ochrannou známkou pocházejí z provozovny majitele. S tímto zvláštním cílem není, až na některé výjimky, slučitelné, aby byla oprávněna používat stejnou ochrannou známku na stejném území více než jedna osoba; právo z ochranné známky je právem výlučným.

Z tohoto pravidla jsou některé výjimky stanovené buď právem Společenství nebo mezinárodním právem ochranných známek. To je případ rozčlenění práva z ochranné známky postoupením nebo licencí. Soudní dvůr také připustil, že při chybějící spolupráci mezi podniky mohou být výrobky pocházející od majitelů, mezi kterými není žádný právní, finanční, technický nebo hospodářský vztah, prodávány na stejném území na základě toho, že ochranné známky, kterými byly opatřeny, měly stejný původ; tuto právní teorii však nelze rozšiřovat na případ ochranných známek od počátku nezávislých. Jiná výjimka vyplývá z článku 5 C3 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví; toto ustanovení vymezuje podmínky koexistence totožných ochranných známek na tomtéž trhu velmi úzce.

Hospodářská soutěž předpokládá, že si spotřebitel může vybrat se znalostí věci mezi různými výrobky nabízenými na trhu; odsud nezbytnost „identifikačních nástrojů“ výrobků nebo služeb nabízených v hospodářské soutěži na tomto trhu, které umožňují veřejnosti rozpoznat výrobky a přisoudit jejich kvality nebo vady podniku, ze kterého pocházejí. Aby mezi těmito identifikačními nástroji mohla svou roli sehrát ochranná známka, je důležité, aby zákon zaručil veřejnosti, že s touto ochrannou známkou se prodávají pouze výrobky pocházející od jejího majitele. Pokud rozlišovací znak přestane být jedinečným, zmaří se jeho samotná funkce identifikace výrobku, a tak se naruší hospodářská soutěž mezi podnikateli a zmate veřejnost. Rozšířit současnou judikaturu Soudního dvora na ochranné známky bez společného původu by znamenalo nejen zásah do výsad, které vnitrostátní právo zajišťuje majitelům ochranné známky, ale také vážné porušení fungování trhu.

Požadavky právní jistoty, ochrany veřejnosti a spravedlnosti činí nezbytným ponechat právo majitele stíhat ty, kdo padělají jeho ochranné známky.

Vláda Dánského království se domnívá, že vzhledem k tomu, že jde o posouzení legality zákazu dovozu založeného na právu na ochrannou známku, je třeba věnovat se hlavně základní funkci ochranné známky: rozlišení různých výrobků na trhu. Ochrana, kterou poskytují ochranné známce vnitrostátní právní předpisy, se týká jak spotřebitele, tak výrobce; slouží nejen zájmům průmyslu a obchodu, ale také obecným zájmům. Z důvodu zvláštního obsahu ochranné známky musí nutně článek 36 Smlouvy o EHS umožnit uplatnit právo na ochrannou známku a bránit dovozům pocházejícím z nějakého členského státu, jelikož zachování rozlišovací funkce ochranné známky vyžaduje, aby dovoz byl zakázán. Zbavit jednotlivého majitele ochranné známky práva bránit dovozu výrobků pocházejících z podniku, se kterým nemá právní nebo ekonomický vztah, a legálně opatřených v jiném členském státě totožnou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou, která může zapříčinit záměnu, představuje závažné ohrožení této rozlišovací funkce, tj. vlastního opodstatnění práva na ochrannou známku.

Stejně jako je základní funkcí ochranné známky rozlišovat různé výrobce na trhu, je cílem obchodního jména rozlišovat různé podnikatele ve vědomí spotřebitelů; důvod ospravedlňující ochranu ochranné známky je tedy základem ochrany, kterou poskytují vnitrostátní právní předpisy obchodnímu jménu.

Otázka položená Bundesgerichtshofem by tedy měla být zodpovězena kladně.

Vláda Spolkové republiky Německo zdůrazňuje, že otázka nebezpečí záměny není předmětem předběžné otázky položené Soudnímu dvoru; dále je třeba kladně odpovědět na otázku, zda články 30 a 36 Smlouvy o EHS mají být v obecném kontextu Smlouvy vykládány v tom smyslu, že podnik usazený ve členském státě A může za pomyslných podmínek uvedených v předběžné otázce zakázat dovoz výrobků označených podnikem usazeným ve členském státě B.

V projednávaném případě se tedy nejedná o opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu ve smyslu článku 30 Smlouvy o EHS. S ohledem na směrnici Komise č. 70/50 ze dne 22. prosince 1969 (Úř. věst. 1970 č. L 13, s. 29) založenou na čl. 33 odst. 7 Smlouvy je třeba konstatovat, že výsady, které má držitel práva na ochrannou známku, pokud jde o dovážené výrobky, nepředstavují z důvodu samotné své podstaty „opatření jiná než ta, jež se vztahují bez rozdílu na domácí nebo dovážené produkty“ ve smyslu článku 2 směrnice ani, ve smyslu článku 3 směrnice, „opatření upravující uvádění produktů na trh … pokud omezující účinek těchto opatření na volný pohyb zboží překračuje vlastní účinky právní úpravy obchodu“: tyto účinky nejsou „nepřiměřené sledovanému účelu“ a rozlišovacího nebo identifikačního cíle ochranné známky (nebo obchodního jména) nelze „dosáhnout jiným způsobem, který brání obchodu co nejméně“.

V každém případě bude právo poskytované podniku usazenému v členském státě A bránit za podmínek uvedených v předběžné otázce dovozu výrobků označených podnikem B, i za předpokladu, že by na něho mohl být použit článek 30, v každém případě odůvodněné ve smyslu článku 36 ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Zásada volného pohybu zboží, k jehož realizaci směřuje zákaz opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu článkem 30, je zajisté jednou ze základních zásad Smlouvy; výsady, které vnitrostátní právo členských států poskytuje držitelům práv průmyslového vlastnictví, jsou však s touto zásadou slučitelné, pokud se na ně vztahuje „existence“ těchto práv a pokud představují jejich „zvláštní cíl“. V projednávaném případě vyplývá výsada poskytovaná podniku usazenému v členském státě A ze základní funkce práva na obchodní jméno – zajistit rozlišení podniku – a práva na ochrannou známku – zajistit rozlišení výrobků. Udržení této základní funkce brání současné existenci ochranných známek, které mohou na území chráněném právem na označení zapříčinit záměnu, pokud jde jak o výrobky vyráběné, označované a uváděné do oběhu uvnitř země, tak o výrobky opatřené podobnou ochrannou známkou dovážené ze zahraničí. Vnitrostátní právo týkající se ochrany ochranných známek představuje navíc přednostní nástroj zajištění poctivé a proveditelné hospodářské soutěže a přispění k tvorbě jednotného trhu zajišťujícího volnost výměny zboží.

Oprávnění zabránit dovozu výrobků opatřených stejným označením je zase součástí „existence“ vnitrostátního práva na označení, neboť zajišťuje rovnost v zacházení s výrobky domácími i dováženými“.

Toto oprávnění také nepřekračuje rámec vlastních účinků tohoto práva: dodržuje zásadu proporcionality s ohledem na počet případů a jejich význam pro právní předpisy týkající se ochrany ochranných známek z hlediska držitele práva na ochranou známku stejně jako z hlediska spotřebitelů, s ohledem na poskytnutou délku ochrany a s ohledem na harmonický hospodářský vývoj Společenství; konečně je to opatření nezbytné, neboť stejného cíle nelze dosáhnout jiným způsobem, který brání obchodu co nejméně.

Vztahuje se tak na ně existence a zvláštní cíl práva na označení, a je proto odůvodněno ve smyslu článku 36 první věty Smlouvy ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví; nepředstavuje také prostředek svévolné diskriminace ani zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy ve smyslu článku 36 druhé věty.

Srovnávací studie práva ukazuje, že pokud jde o jednotné hospodářské území jednoho státu, neukládá zásada jednotného trhu zrušení nebo zeslabování výsad regionálních držitelů práva na ochrannou známku; tím spíše nemůže mít nezbytně za následek oslabení regionálních práv v rámci Společenství, které dosud nedosáhlo stádia jednotného státu. Příklad práva z ochranných známek Beneluxu ukazuje, že ani zavedení jednotného práva z ochranných známek mezi státy spojenými v hospodářské unii se nezbytně nerovná omezení existujících vnitrostátních práv.

Z hlediska budoucího vytvoření jednotného evropského práva z ochranných známek musí mít přednost postupný proces sjednocování z iniciativy zúčastněných podniků před radikálním opatřením, které by ovlivnilo existenci vnitrostátních práv.

Ve své odpovědi se Soudní dvůr musí držet rámce posouzení skutkového základu a právních otázek Bundesgerichtshofu, na které lze dát tuto odpověď:

„Ustanovení týkající se volného pohybu zboží (články 30, 36 Smlouvy o EHS) musí být vykládány v tom smyslu, že podnik usazený v členském státě A může s poukazem na svá práva na ochrannou známku a obchodní jméno existující v tomto státě bránit dovozu podobných výrobků pocházejících z podniku usazeného v členském státě B, pokud tyto výrobky byly opatřeny v členském státě B názvem, jehož je podnik usazený v členském státě B zajisté majitelem na základě ochranné známky nebo obchodního jména, který však může zapříčinit záměnu v členském státě A s obchodním jménem podniku, který je tam usazen, přičemž se rozumí, že neexistuje žádný vztah, ať už jakékoli povahy, mezi těmito dvěma podniky a že jejich vnitrostátní práva na ochrannou známku vznikla odděleně a navzájem nezávisle.“

Vláda Francouzské republiky uvádí, že projednávaný případ se liší od předcházejících dvěma hlavními skutečnostmi: ochranné známky již nejsou totožné, ale pouze mohou zapříčinit záměnu, podle zjištění soudu ve věci samé, a zejména jsou naprosto nezávislé, a to již od svého vzniku. Rozsudek Soudního dvora by mohl mít dopady na vnitrostátní systémy ochrany ochranných známek, a předjímat tak koncepci evropské ochranné známky; prostřednictvím kolize mezi dvěma právními normami, právem z ochranných známek a pravidlem volného pohybu, je zpochybněna hospodářská funkce ochranné známky.

Pokud jde o obsah práva na ochrannou známku, je z hlediska právního problémem, zda právo na ochrannou známku obsahuje právo bránit veškerému použití ochranné známky na příslušném území, a zejména uvedení označeného výrobku do prodeje, nebo zda se omezuje na právo zakázat jeho označování na tomto území. Soudní dvůr již uznal, že použití práva na ochrannou známku nepředstavuje nutně zastřené omezování volného pohybu; tohoto výkladu je nutno se držet, s výhradou pochybnosti o tom, zda tento nárok má existovat v zemi, kde byla ochranná známka na výrobek umístěna, nebo v zemi, kde byl označený výrobek dán do oběhu. První výklad nelze přijmout: vyloučit z oblasti padělání dovoz výrobku, na který byla ochranná známka legálně umístěna v zahraničí, ale bez svolení majitele ochranné známky v dovážející zemi, by znamenalo vážně zmenšit ochranu náležející majiteli ochranné známky. Princip volného pohybu se jistě musí vztahovat na případ pravých ochranných známek umístěných na odpovídající pravé výrobky; ale jít dál by znamenalo znovu zpochybnit vnitrostátní systémy ochrany ochranných známek a ohrozit záruku práv, která poskytují.

Úlohou ochranné známky je především umožnit identifikovat výrobky nebo služby nějakého podniku, přiřadit je k jednomu zdroji výroby nebo uvádění na trh a rozlišit je od konkurenčních výrobků. Tato funkce je v zájmu jak majitele, tak spotřebitele; koexistence výrobků stejného druhu opatřených stejnými nebo podobnými ochrannými známkami na jednom trhu znamená nebezpečí poškození funkce ochranné známky v hospodářské soutěži i její funkce jako záruky pro spotřebitele.

Zájem jednotného společného trhu může převážit a koexistence ochranných známek být přijata, pokud je jejich držitel jediný nebo pokud existuje mezi různými držiteli hospodářský vztah umožňující správnou kontrolu vlastností výrobku. Při neexistenci takového vztahu by volný pohyb mohl poškozovat průmyslníky a obchodníky, pro něž je ochranná známka nástrojem proniknutí na trhy, ale mohl by též způsobit matení spotřebitelů.

Připustit, že legální umístění ochranné známky v jedné zemi Společenství znemožní padělání v ostatních zemích, by prakticky vedlo ke zrušení práva z ochranných známek. Takovýto systém by totiž představoval podněcování k podvodu uvnitř i vně společného trhu; pokud by ochranná známka již neposkytovala dostatečnou ochranu, vedlo by to k postupné ztrátě zájmu o ni a východiskem by byla prostá ochrana nekalou hospodářskou soutěží, což by v právní rovině představovalo ústup a v obchodní rovině omezení bezpečnosti. Takovéto zhoršení situace by mohlo pouze poškodit práce na evropské ochranné známce nebo znamenat nebezpečí, že se tyto práce budou orientovat obecně nežádoucím směrem.

Ukazuje se tedy, že články 30 a 36 nemohou být vykládány tak, že zbavují podnik usazený v členském státě A práva bránit, na základě ochranné známky a názvu firmy, dovozu podobných výrobků pocházejících ze země B, na něž byla v této zemi B řádně umístěna ochranná známka, která může zapříčinit záměnu s jeho názvem firmy a ochrannou známkou chráněnými v zemi A, pokud neexistuje žádný vztah mezi oběma podniky a jejich sporná práva vznikla odděleně a navzájem nezávisle.

Vláda Irska je názoru, že na položenou otázku je třeba odpovědět takto:

„S ustanoveními o volném pohybu zboží (články 30 až 36 Smlouvy o EHS) je slučitelné, aby podnik usazený v členském státě A s poukazem na svá práva na ochrannou známku a obchodní jméno existující v tomto státě bránil dovozu podobných výrobků pocházejících z podniku usazeného v členském státě B, pokud tyto výrobky byly řádně opatřeny ochrannou známkou, která může zapříčinit záměnu s obchodním jménem a ochrannou známkou chráněnými v zemi A ve prospěch podniku tam usazeného, pokud neexistuje žádný vztah mezi těmito dvěma podniky, pokud jejich vnitrostátní práva na ochranné známky vznikla odděleně a navzájem nezávisle (žádný společný původ) a pokud v současnosti není ani žádná hospodářská nebo právní závislost mezi těmito dvěma podniky“.

Právní předpisy členských států v oblasti práva průmyslového a obchodního vlastnictví mají za cíl nejen vytvoření práv týkajících se ochranných známek, ale také ochranu veřejnosti. Tato ochrana se uskutečňuje poskytováním výlučných práv majitelům ochranných známek a zákazem používání ochranných známek, které mohou klamat nebo zapříčinit záměnu. Její účinky jsou prospěšné pro celé Společenství a při výkladu ustanovení Smlouvy týkajících se průmyslového a obchodního vlastnictví je rozumné předpokládat, že tyto výsledky měli v úmyslu signatáři Smlouvy.

Výkon práv poskytnutých majitelům ochranných známek v žádném případě neomezuje volný pohyb zboží, pro které se ochranná známka používá. V projednávaném případě výkon práv společnosti Terranova nebrání společnosti Terrapin dovážet do Spolkové republiky Německo prefabrikované stavby, ale pouze používat názvu Terrapin ve vztahu k těmto výrobkům.

Skutkové okolnosti projednávané věci neodhalují žádné porušení práv uznaných Smlouvou, ani žádné jednání odporující jejím cílům. Naopak, odpověď na položenou otázku, která by omezovala výkon práv společnosti Terranova by odporovala těmto cílům; předcházející rozsudky vydané Soudním dvorem v oblasti volného pohybu zboží a průmyslového a obchodního vlastnictví takovéto omezení ostatně nemohou odůvodnit.

Záporná odpověď na položenou otázku by mohla vycházet pouze z výkladu Smlouvy odporujícího vůli jejích autorů.

Vláda Nizozemského království se také domnívá, že rozhodnutí Soudního dvora může mít rozhodující důležitost pro zachování práva z ochranných známek z hlediska jeho důležité sociální funkce jak pro výrobce, tak pro spotřebitele.

Podstata výlučného práva na ochrannou známku tkví podle judikatury Soudního dvora v tom, že ochranná známka označuje původ výrobku tak, aby byl majitel schopen chránit proti třetím osobám své hospodářské postavení, kterého dosáhl díky svému finančnímu, technickému a obchodnímu úsilí, a aby měl spotřebitel možnost poznat výrobek, na jehož kvality klade důraz. V okolnostech projednávané věci je tedy výkon práv na ochrannou známku odůvodněn zaručením práv, která představují zvláštní cíl průmyslového vlastnictví, a podle výkladu, který dal Soudní dvůr článku 36, tomu pravidla volného pohybu zboží neodporují.

Poskytnout naprostou přednost jednotnosti trhu by znamenalo nepřípustný zásah do zájmů majitelů ochranných známek a spotřebitelů, což by nebyl rozumný způsob uskutečnění volného pohybu zboží a jednotnosti trhu; předvídatelným výsledkem přijetí takovéto koncepce by naopak bylo narušení hospodářské soutěže a klamání veřejnosti.

Výkon práv na ochrannou známku může být bez pochyby určitou brzdou volného pohybu zboží uvnitř společného trhu. Nápravou může být pouze systém ochranných známek Společenství, i když nebude moci poskytnout uspokojivé řešení ve všech směrech.

Pokud jde o výkon výsad, jichž požívá majitel obchodního jména, je třeba konstatovat, že volným pohybem výrobků na nějakém území, pokud jsou tyto výrobky opatřeny označením, které zapříčiňuje záměnu s obchodním jménem, na které má právo třetí osoba na tomto území, může být dotčena rozlišovací hodnota tohoto obchodního jména a následkem toho ohroženo přímo právo na název. Majitel obchodního jména svá práva způsobem popsaným v otázce Bundesgerichtshofu podle článku 36 vykonávat může.

Podle vlády Spojeného království mají být ustanovení Smlouvy v zásadě vykládána způsobem umožňujícím majiteli práva na ochrannou známku podle právních předpisů členského státu vykonávat své právo a zabránit uvedení na trh v tomto členském státě výrobku s ochrannou známkou totožnou s jeho vlastní ochrannou známkou nebo do té míry podobnou, že ji lze zaměnit, i když tato ochranná známka mohla být v zemi původu na výrobek umístěna řádným způsobem.

Cílem práva na ochrannou známku je rozlišit výrobky jednoho obchodníka od výrobků jiného obchodníka, nikoli vyvolat přehrazení trhu; ochranná známka prospívá jak obchodníkovi, tak spotřebiteli.

Otázka nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými známkami v Německu spadá čistě do působnosti německých soudů. Otázka diskriminace nebo zastřeného omezování ve smyslu poslední věty článku 36 může vyvstat pouze tehdy, pokud by německé právo bylo vnitřně diskriminační vůči státním příslušníkům jiných zemí než Německa; tento problém není předmětem otázky položené Soudnímu dvoru.

Judikatura Soudního dvora zavedla rozlišení mezi existencí práv průmyslového vlastnictví a jejich výkonem. Zabránit výkonu práv na ochrannou známku vůči dovozům uskutečněným ze zcela nezávislého zdroje, dokonce z jiného členského státu, by bylo zásahem do samotného práva. V projednávaném případě tedy nemůže být činěno žádné právoplatné rozlišení mezi právem a jeho výkonem. Neexistuje ani žádný právoplatný důvod povolit zahraničnímu konkurentu zavádět výrobky opatřené ochrannou známkou v zemi, kde je tato ochranná známka chráněna. Samotný dovoz zboží není vůbec zakázán. Výkon práva na ochrannou známku, který je nezbytný pro zachování podstaty průmyslového vlastnictví, je možný, aniž by bylo nezbytné zavádět opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu dotčených výrobků.

Záporná odpověď na otázku položenou Soudnímu dvoru by přinesla problémy vnitrostátním orgánům, které se snaží zajistit poctivost obchodních vztahů na příslušných trzích: platnost ochranných známek by byla zpochybněna, dávno ustálené obchodní podmínky by byly rozvráceny a spotřebitelé by mohly být klamáni a zneužíváni. Jediným způsobem jak zajistit výlučnost ochranné známky by pro obchodníka bylo zapsat ji v každém členském státě; tento důsledek by byl nesmyslný a nadměrně obtížný. Záporná odpověď by také hrozila poškozením velkého počtu existujících práv v okamžiku, kdy ještě neexistuje systém ochranných známek Společenství, a mohla by ohrozit uskutečnění evropské úmluvy o ochranných známkách.

Je také v obecném zájmu, aby si členské státy ponechaly pravomoc vykonávat celkovou kontrolu názvů firem a obchodních jmen a aby se podniky mohly zabezpečit před pokusy o neoprávněné užívání jejich právní totožnosti. Tato práva jsou nezbytná a naprosto slučitelná s články 30 a 36. Jediným omezením z tohoto hlediska je, že práva států a podniků musí být vykonávána bez diskriminace z důvodu státní příslušnosti.

Na otázku položenou Soudnímu dvoru je tedy třeba odpovědět kladně: články 30 a 36 Smlouvy nezakazují podniku vykonávat obchodní výsady spojené s jeho obchodním jménem a ochrannou známkou existující v členském státě A a bránit dovozu podobných výrobků pocházejících z podniku usazeného v členském státě B a nesoucích rozlišovací označení, které může zapříčinit záměnu a bylo na ně legálně umístěno v členském státě B.

Komise Evropských společenství připomněla skutkové okolnosti věci v původním řízení, základní body otázky položené Bundesgerichtshofem, příslušná ustanovení německého práva v oblasti ochranných známek a názvů firem a judikaturu Soudního dvora v oblasti práv průmyslového a obchodního vlastnictví a zdůrazňuje, že článek 36 Smlouvy, který stanoví odchylku od zákazu množstevních omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem stanoveného článkem 30, připouští pouze omezení volného pohybu zboží odůvodněná ochranou práv, která představují zvláštní cíl průmyslového a obchodního vlastnictví.

Základem položené otázky je sporný vztah mezi vnitrostátními právy průmyslového vlastnictví s účinkem územně vymezeným a právem Společenství, jehož jednotné použití v každém členském státě zaručuje účinnost a které má přednost před právem vnitrostátním. Jde o vyvážení tří druhů veřejných zájmů reprezentovaných zásadou jednotnosti společného trhu, zájmem majitelů podobných ochranných známek nebo ochranných známek, které zapříčiňují záměnu, a zájmem spotřebitelů být informováni, a nikoli klamáni ochrannými známkami z výroby.

Zásada jednotnosti společného trhu je plně uplatňována, pokud je majitelům ochranných známek, které nemají stejný původ a jsou totožné nebo umožňují záměnu, odepřena pravomoc zakázat dovoz výrobků nesoucích legálně v jiném členském státě uvedenou ochrannou známku. V tomto případě je omezení vnitrostátních práv na ochrannou známku vyrovnáno rozšířením hospodářského prostoru dostupného majitelům totožných ochranných známek nebo ochranných známek, které zapříčiňují záměnu.

Příklad takového druhu řešení nabízí britské právní předpisy upravující právo z ochranných známek. Ty spíše než zásadu jednotnosti uplatňují zásadu „honest concurrent use“ (poctivé souběžné užívání), která umožňuje za stanovených okolností koexistenci totožných ochranných známek nebo ochranných známek, které zapříčiňují záměnu, v rámci téhož právního řádu. Avšak existence takového pravidla jednotně používaného v jednom vnitrostátním právním řádu je jedna věc; učinit je povinným v devíti různých vnitrostátních právních řádech oklikou přes právo Společenství, je věc druhá.

Pro rozhodnutí otázky položené předkládacím usnesením je nezbytné se odvolat na článek 36 Smlouvy. Soudnímu dvoru přísluší určit případy, ve kterých je omezení volného pohybu zboží vyplývající z územní výlučnosti udělené ochrannými známkami nezbytné pro zaručení ochrany samotné existence nebo zvláštního cíle ochranné známky.

Podle judikatury Soudního dvora je zvláštním cílem ochranné známky rozlišení výrobků jednoho výrobce od výrobků jiného výrobce a upozornění spotřebitelů na původ výrobků: funkcí práva z ochranných známek je umožnit toto rozlišení a tuto informaci o původu. Pokud tato funkce ochranné známky není ohrožena nebo pokud okolnosti brání tomu, aby byla zajištěna, odmítá Soudní dvůr logicky brát v úvahu argument teritoriální povahy ochrany a prosazuje přednost zásady volného pohybu zboží.

Ve světle této judikatury je třeba dát kladnou odpověď na otázku, zda článek 36 odůvodňuje, aby bylo pro ochranu zvláštního cíle ochranné známky stanoveno omezení volného pohybu zboží, pokud se majitel ochranné známky, která nemá stejný původ, domáhá zákazu dovozu zboží pocházejícího z jiného členského státu, které bylo v tomto státě legálně opatřeno ochrannou známkou, která může zapříčinit záměnu s jeho vlastní ochrannou známkou. Za takové situace nejsou podmínky, které vedly Soudní dvůr v předcházejících rozsudcích k tomu nepoužít odchylku stanovenou článkem 36, splněny; je odůvodněným a nezbytným přiznat určující důležitost rozlišovací funkci a funkci označení původu, které jsou zvláštním cílem ochranné známky. Majitelé ochranných známek, které zapříčiňují záměnu, mohou právem upozornit, že si vytvořili klientelu zajímající se o výrobky nesoucí jejich ochrannou známku zcela nezávisle; spotřebitelé pak mají právo nebýt klamáni, pokud jde o původ zboží. Tyto zájmy, které se přímo vztahují k funkci ochranné známky, by měly dostat přednost před zájmem Společenství na volném pohybu zboží. Odchylka stanovená článkem 36 předjímala výsledek tohoto vyvážení požadavků volného pohybu a ochrany vnitrostátních práv z ochranných známek.

Tento závěr se může zdát nepříliš uspokojivým. V oblasti práva z ochranných známek se jednotnosti společného trhu skutečně dosahuje pouze neúplně, dokud spolu koexistují pouze vnitrostátní práva z ochranných známek. Toto zjištění zdůrazňuje nezbytnost vytvoření práva z ochranných známek platného pro celý společný trh.

Soudní dvůr musí rovněž odpovědět na otázku, zda s ohledem na okolnosti projednávaného případu brání ustanovení Smlouvy týkající se volného pohybu zboží výkonu práv na název firmy.

Kroky společnosti Terranova podložené jejími právy na název firmy mají vlastní význam pouze tehdy, pokud ustanovení týkající se volného pohybu zboží brání výkonu jejího práva na ochrannou známku; vzhledem k tomu, že to podle stanoviska Komise není tento případ, nezdá se zkoumání kroků založených na právu na název firmy nezbytným.

V každém případě jsou právo na ochrannou známku a právo na název firmy výlučnými právy, která mají velmi srovnatelné ochranné funkce. Vnitrostátní ustanovení týkající se ochrany obchodních jmen nebo práv na název firmy podléhají stejným kritériím posouzení jako kritéria, která Soudní dvůr stanovil pro ostatní práva průmyslového a obchodního vlastnictví, a zejména pro právo na ochrannou známku. Vzhledem k tomu, že problémem je stanovit, zda je omezení volného pohybu zboží odůvodněné starostí o zajištění existence nebo zvláštního cíle výlučného práva, a že jde o práva tak příbuzná jako právo na název firmy a právo na ochrannou známku, může toto posouzení pouze vyústit do jednotného závěru, pokud jako v projednávaném případě jsou ochranné známky také v názvu firmy.

Je důležité uvést, že předběžná otázka položená Soudnímu dvoru, jak je formulována v předkládacím usnesení, nevyčerpává všechny problémy výkladu práva Společenství, které vyvolávají skutková zjištění Bundesgerichtshofu. Ten zejména upřesňuje, že výrobky vyráběné a uváděné na trh účastníky původního řízení jsou podobné a že jejich názvy firem i ochranné známky „Terra“ a „Terranova“ na jedné straně a „Terrapin“ na druhé straně zapříčiňují záměnu. Vyvstává přitom otázka, zda je tato koncepce vlastně v souladu s právem Společenství; vážné výhrady vyvolává zejména myšlenka, že zásady práva na ochrannou známku a práva na název firmy v oblasti nebezpečí záměny a podobnosti výrobků jsou vymezeny výlučně ve vztahu k právu členských států. Nebezpečí záměny a podobnost výrobků jsou základními pojmy práva na ochrannou známku a práva na název firmy; jsou vlastně jejich podstatou. Zásady používané ve vnitrostátních právních řádech členských států pro jejich definování a stanovení rozsahu ochrany vnitrostátních práv z ochranných známek mají přímý účinek na volný pohyb zboží; pokud ovlivňují výměnu zboží ve Společenství, musí být předmětem posouzení s ohledem na právo Společenství. Nemůže přicházet v úvahu bezvýhradné použití vnitrostátních práv, která se mohou mezi sebou značně lišit: to by znamenalo upustit od zaručování práv chráněných v souladu s cíli a právními zásadami společného trhu a zpochybnit jednotné uplatňování práva Společenství. Určení a posouzení těchto zásad nemůže být věcí zákonodárce, orgánů nebo soudů každého členského státu; musí se naopak uskutečňovat na základě kritérií určených právem Společenství, podle kterých přísluší Soudnímu dvoru rozhodovat v rámci výkladu článku 36. Soudní dvůr jistě nemusí posuzovat, zda mají být názvy firem nebo ochranné známky v praxi považovány za zapříčiňující záměnu, nebo nikoli; má definovat zásady, z nichž musí toto posouzení vycházet.

V tomto kontextu je třeba vzít v úvahu, že otázka, zda práva na ochrannou známku zapříčiňují záměnu nebo zda se týkají podobného zboží, nabývá na úrovni Společenství nového rozměru. Na společném trhu charakterizovaném výměnou zboží mezi více členskými státy a koexistencí devíti různých právních úprav ochranných známek může vzniknout nezanedbatelný počet kolizí. V právu Společenství musí být zásady definující nebezpečí záměny přísně omezeny na minimum nezbytné pro zaručení ochrany vnitrostátních práv z ochranné známky.

Věc v původním řízení poskytuje příklad značného rozšíření ochrany poskytované ve Spolkové republice Německo v oblasti ochranných známek a jiných označení. Zejména kritéria, která tam rozvinula judikatura, pokud jde o nebezpečí záměny a podobnost výrobků, způsobila podstatné zesílení ochrany zajišťované právem na ochrannou známku a právem na název firmy; v právních řádech ostatních členských států nejsou tato kritéria vždy obsažena nebo jsou obsažena v menší míře.

Právo Společenství chrání práva na ochrannou známku a na název firmy do té míry, do jaké to vyžaduje jejich zvláštní cíl; nic neumožňuje říci, že tak široká ochrana, jakou poskytují německé právní předpisy, je z tohoto hlediska nutná.

V projednávaném případě lze konstatovat, že výrobky, které se mají porovnat, se svou povahou liší natolik, že základní cíl práva na ochranné známky, kterým je ochrana majitelů před záměnami a zabránění tomu, aby byla veřejnost uváděna v omyl ohledně původu zboží, není ohrožen, jestliže bylo zjištěno, že neexistuje podobnost.

Na otázku položenou Bundesgerichtshofem je tedy třeba odpovědět, že ustanovení Smlouvy o EHS týkající se volného pohybu zboží (články 30 a 36) nebrání výkonu práva na ochrannou známku a práva na název firmy ve sporu, jehož skutkové okolnosti Bundesgerichtshof uvedl; je však třeba upozornit, že kritéria pro určení, zda práva na ochrannou známku a práva na název firmy zapříčiňují záměnu a zda jsou výrobky podobné, musí být posouzena podle práva Společenství a že nebezpečí záměny a podobnost výrobků může být právem Společenství uznáno pouze do té míry, jaká je nezbytná pro ochranu zvláštního cíle těchto výlučných práv.

III – Ústní řízení

Navrhovatel Terrapin, zastoupený Martinem Röttgerem, advokátem v Kolíně, žalovaná v řízení v rámci opravného prostředku Terranova, zastoupená Oliverem C. Brändelem, advokátem v Karlsruhe, a profesorem Friedrichem-Karlem Beierem, vláda Spolkové republiky Německo, zastoupená Erichem Bülowem, Ministerialdirigentem na spolkovém ministerstvu spravedlnosti, a Komise Evropských společenství, zastoupená právním poradcem Erichem Zimmermannem, předložili svá ústní vyjádření a své odpovědi na otázky položené Soudním dvorem na jednání konaném dne 5. května 1976.

Generální advokát předložil své stanovisko na jednání konaném dne 25. května 1976.

Právní otázky

1 Usnesením ze dne 31. října 1975 došlým kanceláři Soudního dvora dne 5. prosince 1975 položil Bundesgerichtshof podle článku 177 Smlouvy tuto otázku týkající se vztahu mezi ustanoveními Smlouvy o volném pohybu zboží a ochranou zajišťovanou vnitrostátními právními předpisy právu z ochranné známky a obchodnímu jménu:

2 Z předkládacího usnesení vyplývá, že žalobce v původním řízení – žalovaný v řízení v rámci opravného prostředku – je ve Spolkové republice Německo majitelem ochranných známek „Terra“, „Terra Fabrikate“ a „Terranova“ zapsaných u Německého patentového úřadu, přičemž poslední z těchto názvů používá současně jako obchodní jméno.

Pod těmito názvy žalobce vyrábí a uvádí na trh omítky pro fasády a jiné stavební materiály.

Žalovaným v původním řízení – navrhovatelem – je britská obchodní společnost specializovaná na výrobu prefabrikovaných domů a dílů určených ke stavbě takovýchto domů prodávaných pod označením „Terrapin“, což je současně její obchodní jméno.

Tato společnost požádala Německý patentový úřad o zapsání ochranné známky „Terrapin“, toto zapsání bylo zamítnuto pro odpor Terranovy usnesením Bundespatentgerichtu ze dne 3. února 1967 z důvodu nebezpečí záměny s ochrannými známkami „Terra“ a „Terranova“.

Následně podala Terranova Landgerichtu v Mnichově žalobu, kterou se domáhá, aby bylo žalovanému zakázáno používat pro jeho výrobky označení „Terrapin“.

Tato žaloba byla zamítnuta rozsudkem ze dne 27. listopadu 1972, neboť Landgericht se domnívá, že sporné názvy nepředstavují skutečné nebezpečí záměny.

Terranova se odvolala k Bayrisches Oberlandesgerichtu v Mnichově, který opravil rozsudek Landgerichtu a rozsudkem ze dne 27. září 1973 připustil existenci nebezpečí záměny, následkem toho zakázal žalovanému používat název „Terrapin“ a v zásadě přiznal povinnost žalovaného nahradit škodu způsobenou žalobci používáním sporného názvu.

Terrapin podal Bundesgerichtshofu opravný prostředek proti tomuto rozsudku.

3 Bundesgerichtshof se domnívá, že odvolací soud právem konstatoval, že existuje skutečně podobnost mezi výrobky obou účastníků řízení a nebezpečí záměny mezi dotčenými názvy, a že proto podle německého práva musí být rozsudek odvolacího soudu a zákaz jím formulovaný vůči Terrapinu potud potvrzeny.

4 Toto hodnocení bylo sice v průběhu řízení zpochybněno, avšak Soudní dvůr o tomto bodě nemá rozhodovat, neboť mu k tomuto tématu nebyla položena žádná otázka.

Je však třeba zdůraznit, že dále uvedená odpověď nepředjímá odpověď na otázku, zda může dovolávání se podobnosti výrobků pocházejících z různých členských států a nebezpečí záměny ochranných známek nebo obchodních jmen legálně chráněných v těchto státech nějakým podnikem případně znamenat použití práva Společenství, zejména s ohledem na druhou větu článku 36 Smlouvy.

Přísluší totiž soudci ve věci samé, aby po posouzení podobnosti výrobků a nebezpečí záměny mimoto vyšetřil v rámci zmíněného ustanovení, zda může v projednávaném případě výkon práv průmyslového a obchodního vlastnictví představovat prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy, nebo nikoli.

Z tohoto hlediska přísluší vnitrostátnímu soudci ověřit zejména, zda jsou uvedená práva majitelem skutečně vykonávána se stejnou přísností nezávisle na národnosti toho, kdo se případného porušení práv dopustil.

5 Ustanovení Smlouvy týkající se volného pohybu zboží a zejména článku 30 zakazují mezi členskými státy opatření omezující dovoz a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

Podle znění článku 36 nicméně tato ustanovení nebrání zákazům nebo omezením dovozu odůvodněným ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Z téhož článku, zejména z jeho druhé věty, stejně jako z kontextu, však vyplývá, že i když Smlouva neovlivňuje existenci práv uznaných právními předpisy nějakého členského státu v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví, může být přesto výkon těchto práv, podle okolností, omezen zákazy Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že umožňuje výjimku z jedné ze základních zásad společného trhu, připouští totiž článek 36 odchylky od volného pohybu zboží pouze do té míry, pokud jsou tyto odchylky odůvodněny ochranou práv, která představují zvláštní cíl tohoto vlastnictví.

6 Z výše uvedeného vyplývá, že držitel práva průmyslového a obchodního vlastnictví chráněného právními předpisy nějakého členského státu nemůže tyto právní předpisy uplatňovat, aby bránil dovozu výrobku, který byl v souladu s právními předpisy prodáván na trhu jiného členského státu samotným držitelem nebo s jeho souhlasem.

Stejně tak je tomu, pochází-li příslušné právo z dělení, ať už dobrovolného, nebo způsobeného omezujícími opatřeními veřejné moci, práva na ochrannou známku, které původně patřilo jedinému držiteli.

V těchto případech je totiž již základní funkce ochranné známky spočívající v tom, že spotřebitelům zaručuje totožnost původu výrobku, zpochybněna samotným rozdělením původního práva.

Dokonce i když patří dotčená práva různým držitelům, nelze ochranu zajišťovanou průmyslovému a obchodnímu vlastnictví vnitrostátními právními předpisy uplatňovat, pokud je výkon těchto práv předmětem, prostředkem nebo důsledkem nějaké dohody zakázané Smlouvou.

Ve všech těchto případech má uplatňování územní povahy vnitrostátních zákonů na ochranu průmyslového a obchodního vlastnictví za následek zakotvení izolace vnitrostátních trhů, aniž by bylo toto rozdělování uvnitř společného trhu odůvodněno ochranou oprávněného zájmu majitele ochranné známky nebo obchodního jména.

7 Naopak za současného stavu práva Společenství může právo průmyslového a obchodního vlastnictví legálně získané v jednom z členských států podle první věty článku 36 Smlouvy bránit dovozu výrobků uváděných na trh pod názvem, který zapříčiňuje záměnu, pokud byla dotčená práva získána různými a nezávislými držiteli v rámci různých vnitrostátních právních předpisů.

Kdyby měla totiž v takovémto případě zásada volného pohybu zboží převažovat nad ochranou poskytovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy, byla by práva průmyslového a obchodního vlastnictví dotčena ve svém zvláštním cíli.

Za dané situace musí být dosaženo souladu mezi požadavky volného pohybu zboží a dodržováním práv průmyslového a obchodního vlastnictví takovým způsobem, aby byla ochrana zajištěna oprávněnému užívání práv poskytovaných vnitrostátními právními předpisy, na které se vztahují zákazy dovozu „odůvodněné“ ve smyslu článku 36 Smlouvy, ale byla odmítnuta každému neoprávněnému výkonu těchto práv, který ponechává nebo zavádí umělé rozdělování uvnitř společného trhu.

8 Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět, že s ustanoveními Smlouvy o EHS o volném pohybu zboží je slučitelné, aby podnik usazený v jednom členském státě podle práva z ochranné známky a práva na obchodní jméno chráněného právními předpisy tohoto státu bránil dovozu výrobků podniku usazeného v jiném členském státě a opatřených podle právních předpisů tohoto státu názvem, který zapříčiňuje záměnu s ochrannou známkou a obchodním jménem prvního podniku, avšak za podmínky, že mezi dotčenými podniky neexistuje žádná dohoda omezující hospodářskou soutěž, ani právní nebo hospodářská závislost, a že jejich příslušná práva vznikla navzájem nezávisle.

Náklady řízení

9 Výdaje vzniklé vládě Belgického království, vládě Dánského království, vládě Spolkové republiky Německo, vládě Francouzské republiky, vládě Irska, vládě Nizozemského království, vládě Spojeného království a Komisi Evropských společenství, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují.

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícím před Bundesgerichtshofem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

z těchto důvodů,

SOUDNÍ DVŮR

o otázce, kterou mu položil Bundesgerichtshof usnesením ze dne 31. října 1975, rozhodl takto:

S ustanoveními Smlouvy o EHS o volném pohybu zboží je slučitelné, aby podnik usazený v jednom členském státě podle práva z ochranné známky a práva na obchodní jméno chráněného právními předpisy tohoto státu bránil dovozu výrobků podniku usazeného v jiném členském státě a opatřených podle právních předpisů tohoto státu názvem, který zapříčiňuje záměnu s ochrannou známkou a obchodním jménem prvního podniku, avšak za podmínky, že mezi dotčenými podniky neexistuje žádná dohoda omezující hospodářskou soutěž, ani právní nebo hospodářská závislost, a že jejich příslušná práva vznikla navzájem nezávisle.