Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. května 1978 Hoffmann-La Roche & Co. AG proti Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Věc 102/77, Recueil 1978, s. 1139-1170

Klíčová slova:

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Freiburg – Německo. Přebalování výrobků označených ochrannou známkou.

Předmět:

Výklad článků 36 a 86 Smlouvy

Skutkové okolnosti:

Skutkový stav věci, průběh řízení a vyjádření předložená podle článku 20 Statutu Soudního dvora EHS mohou být shrnuty takto:

I – Skutkové okolnosti a řízení

1. Žalobce v původním řízení uvedený na druhém místě (dále jen „Roche-Německo“) je právně nezávislým podnikem světové organizace Roche-SAPAC.

Skupina Roche-SAPAC vyvinula mimo jiné psychofarmakologický přípravek „Valium“, jehož zkrácený chemický název je „Diazepam“. Podnik Roche-Německo vyrábí Valium na základě licence, kterou získal od žalobce v původním řízení uvedeného na prvním místě (dále jen „Roche-Basilej“) a prodává tento výrobek ve Spolkové republice Německo pod názvem „Valium Roche“.

Valium a Roche jsou dvě ochranné známky chráněné mezinárodním zápisem provedeným ve prospěch Roche-Basilej. Tento hromadně vyráběný léčivý přípravek byl v souladu s ustanoveními Arzneimittelgesetz (německý zákon o léčivých přípravcích) zapsán do rejstříku hromadně vyráběných léčivých přípravků Bundesgesundheitsamt (Německý spolkový úřad pro zdraví).

Roche-Německo prodává Valium v baleních po 20 nebo 50 tabletách, která jsou v této formě určena jednotlivcům a která jsou pro potřeby nemocnic slučována do pětinásobných sad po 100 nebo 250 tabletách.

Britská dceřiná společnost organizace Roche-SAPAC vyrábí rovněž Valium Roche a tento výrobek uvádí na trh ve Velké Británii v baleních po 100 nebo 500 tabletách za ceny výrazně nižší, než jsou ceny používané v Německu.

2. Žalovanou v původním řízení je německá právně nezávislá obchodní společnost nizozemského výrobce léčivých přípravků Centrafarm B.V., jehož předmětem činnosti je mimo jiné mezinárodní obchod s farmaceutickými výrobky. Projednávaná věc má svůj původ v jednání žalované v původním řízení, které spočívalo v nakupování přípravku Valium Roche od nizozemské mateřské společnosti, která jej sama nakupovala ve Velké Británii v původních baleních britské dceřiné společnosti Roche a poté jej v Nizozemsku pod dohledem lékárníka přebalovala do sad po 1000 tabletách. Nově vzniklé lékovky a krabičky – ačkoli vnější úpravou odlišné od vnější úpravy původního balení – byly opatřeny názvy Valium a Roche, číslem zápisu v rejstříku Německého spolkového úřadu pro zdraví, jakož i doplňující poznámkou „Centrafarm“ a údajem „Uvedeno do oběhu společností Centrafarm GmbH 4444 Betheim-1, tel. 05922-2525“. Ke každé lékovce a krabičce byl navíc připojen informační leták v němčině, který byl podepsán jménem Hoffmann-La Roche a znovu opatřen poznámkou, že léčivý přípravek byl uveden do oběhu společností Centrafarm. Je třeba poznamenat, že tato společnost oznámila svůj záměr přebalovat tablety do menších balení určených k prodeji jednotlivcům a že rovněž vyrábí přípravek Diazepam.

3. Podnik Roche-Německo považuje jednání Centrafarm za porušení práv z ochranné známky podniku, od něhož získal licenci. První obchodní senát Landgericht Freiburg vydal dne 31. prosince 1975 prozatímní usnesení („einstweilige Verfügung“) zakazující společnosti Centrafarm:

užívat při obchodování s léčivými přípravky jako ochrannou známku názvy Valium a/nebo Roche, ledaže by toto užití spočívalo v uvedení výrobku do oběhu nebo do prodeje v původní obchodní úpravě, ve které byl uveden do oběhu v členském státě Společenství třetí osobou mající k tomu souhlas firmy Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basilej.

Toto usnesení bylo potvrzeno rozsudkem ze dne 16. února 1976.

4. Společnost Centrafarm proti tomuto rozsudku podala odvolání u Oberlandesgericht Karlsruhe se sídlem senátu ve Freiburgu.

Usnesením ze dne 14. října 1976 předložil tedy výše uvedený soud Soudnímu dvoru tři předběžné otázky, z nichž dvě jsou téměř shodné s otázkami, které jsou předmětem tohoto řízení. Ve svém rozsudku ze dne 24. května 1977 ve věci 107/76 (Recueil 1977, s. 957) Soudní dvůr v odpovědi na první otázku položenou Oberlandesgericht rozhodl, že uvedený soud nebyl povinen obrátit se na Soudní dvůr v rámci řízení o předběžných opatřeních. V důsledku toho zůstaly dvě zbývající otázky nezodpovězené.

5. Od ledna 1976 se účastníci řízení účastní řízení ve věci samé před Landgericht Freiburg rozhodujícím v prvním stupni.

6. Usnesením ze dne 20. června 1977 Landgericht Freiburg přerušil řízení a v souladu s článkem 177 Smlouvy o EHS požádal Soudní dvůr, aby rozhodl o těchto předběžných otázkách:

„1. Může majitel práva k ochranné známce chráněného v jeho prospěch současně v členském státě A a v členském státě B na základě článku 36 Smlouvy o EHS uplatňovat toto právo za tím účelem, aby bránil paralelnímu dovozci v nakupování léčivých přípravků, které byly majitelem dotyčné ochranné známky nebo s jeho souhlasem legálně opatřeny jeho ochrannou známkou a uvedeny do oběhu v baleních nesoucích tuto ochrannou známku v členském státě A Společenství, v opatřování takových přípravků novým obalem, v umísťování ochranné známky majitele ochranné známky na nový obal a v dovozu takto označeného zboží do členského státu B?

2. Má k tomu majitel ochranné známky oprávnění, nebo tím porušuje některá ustanovení Smlouvy o EHS – zejména článek 86 – zaujímá-li v případě dotyčného léčivého přípravku na trhu členského státu B dominantní postavení, brání-li zákaz dovozu přebalených výrobků opatřených ochrannou známkou majitele fakticky jejich uvedení na trh, protože obvyklé jednotkové sady v členských státech A a B mají rozdílnou důležitost a protože dovoz výrobku v jiné formě se ve skutečnosti dosud významněji na trhu neprosadil, a má-li tento zákaz prakticky za následek zachování významného – popřípadě nepřiměřeného – cenového rozdílu mezi členskými státy, aniž by bylo možné majiteli ochranné známky prokázat, že využívá zákazu výhradně nebo zejména pro zachování tohoto cenového rozdílu?“

7. Z předkládacího usnesení vyplývá, že Landgericht Freiburg je toho názoru, že sporné jednání společnosti Centrafarm představuje porušení německého známkového práva a že právo Společenství nebrání podniku Roche-Basilej v uplatňování jeho práv z ochranné známky. Odvolává se na svůj rozsudek ze dne 16. února 1976 a na úvahy obsažené v předkládacím usnesení Oberlandesgericht ze dne 14. října 1976.

8. Ve výše zmíněném usnesení Oberlandesgericht uvedl, že podle německých vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochranných známek mohl podnik Hoffmann-La Roche v rozsahu popsaném v prozatímním usnesení po společnosti Centrafarm vyžadovat, aby upustila od užívání názvů Valium a Roche jako ochranných známek. Podle čl. 15 prvního pododstavce německého Wahrenzeichengesetz (zákona o ochranných známkách) je oprávněn mimo jiné umísťovat ochrannou známku na obal svých výrobků nebo jejich nádobu a uvádět takto označené výrobky do oběhu pouze podnik Roche-Německo. Každá třetí osoba, která provádí tyto úkony bez souhlasu majitele ochranné známky, jedná protiprávně. Podle ustáleného právního názoru je výlučné právo majitele ochranné známky porušeno i tehdy, spočívá-li dotyčný akt ve vložení původního výrobku do nádoby nesoucí jeho ochrannou známkou (viz RGZ 103, 359, 363/4, „Singer“, RGZ 124, 273, 275/6 – „Stellin“).

9. S odkazem na judikaturu Soudního dvora vztahující se k článku 36 Smlouvy Oberlandesgericht zejména uvedl, že společnost Centrafarm narušovala funkci ochranné známky jako označení původu, a tedy její specifický předmět. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčivé přípravky, mohou právní předpisy v této oblasti uvádět požadavky týkající se dokladu o původu, jakož i rozsah ochrany, již má funkce ochranné známky jako označení původu zajišťovat. Nový německý zákon o léčivých přípravcích ve znění zákona ze dne 24. srpna 1976 (BGBl. I 2445), který vstoupí v platnost v roce 1978, v čl. 4 čtrnáctém pododstavci považuje vložení do jiné nádoby, zabalení a umístění ochranné známky za rovnocenné výrobě. Vložení do jiné nádoby a opětovné zabalení léčivého přípravku představuje tedy z hlediska výrobku tak významný zásah, že se jevilo nezbytným stanovit pro tento případ stejná opatření právní ochrany, jako jsou opatření pro původní výrobu. Vložení do jiné nádoby se krom toho nedotýká pouze funkce ochranné známky jako označení původu, ale také s ní související funkce záruky.

Pokud jde o článek 86 Smlouvy, Oberlandesgericht, opíraje se o zjištění učiněná Kammergericht v jeho rozhodnutí ze dne 5. ledna 1976 vydaném ve správním sporu ve věci kartelových dohod vedeném mezi Roche-Německo a Bundeskartellamt, konstatoval, že uvedený podnik zaujímal na německém trhu s „trankvilizéry“ dominantní postavení. Centrafarm rovněž prokázala pravděpodobnost toho, že Roche-Německo neoprávněně chrání toto postavení s cílem zachovat ceny na nepřiměřeně vysoké úrovni. To ovšem neznamená, že uplatňováním svých práv z ochranné známky Roche-Německo porušuje článek 86 Smlouvy. Výkon práva k ochranné známce v jeho podstatě, k němuž je jeho majitel oprávněn, tak jako je k němu oprávněn kterýkoli jiný majitel podobného práva, a který je podložen důvody nesouvisejícími s využíváním dominantního postavení na trhu, nepředstavuje zneužívání.

10. Landgericht Freiburg doplňuje k tomuto vyjádření Oberlandesgericht zejména toto:

„Vnitrostátní soud se nemůže ztotožnit s tvrzením žalobců, podle něhož rozsudek Bundesgerichtshof ze dne 16. prosince 1976 (KVR 2/76), který zrušil rozhodnutí Kammergericht Berlin ze dne 5. ledna 1976, zbavil druhou otázku tohoto usnesení jakéhokoli opodstatnění. Zjištění, že v tomto případě došlo ke zneužití ve smyslu čl. 22 odst. 5 německého zákona o omezeních hospodářské soutěže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), nelze srovnávat s obsahem druhé otázky předložené Soudem prvního stupně. Z kritérií výše zmíněného ustanovení přebírá druhá otázka totiž pouze jediný pojem „dominantního postavení na trhu“. V tomto bodě však rozsudek Bundesgerichtshof ze dne 16. prosince 1976 (s. 19) v podstatě potvrdil zjištění Kammergericht.“

11. Předkládací usnesení bylo zapsáno kanceláří Soudního dvora dne 2. srpna 1977.

V souladu s článkem 20 Statutu Soudního dvora Evropských společenství předložili svá písemná vyjádření účastníci původního řízení, vláda Spojeného království a Komise Evropských společenství.

Na základě zprávy soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta rozhodl Soudní dvůr zahájit ústní část řízení bez dokazování.

II – Písemná vyjádření předložená Soudnímu dvoru

K první předběžné otázce

A – Vyjádření žalobců v původním řízení

Žalobci v původním řízení Hoffmann-La Roche zdůrazňují, že situace, o níž má Soudní dvůr rozhodnout, je v projednávaném případě naprosto odlišná od situací přezkoumávaných Soudním dvorem až doposud, a zejména od věcí týkajících se paralelního dovozu. Žalobci nežádají nic, co by bylo podle těchto rozsudků Soudního dvora neslučitelné s právem Společenství.

Problém vzniklý v souvislosti s projednávanou věcí se navíc neomezuje pouze na ochranné známky ve farmaceutickém odvětví. Řešení, k němuž se má dospět, musí být tedy použitelné na známkové právo obecně, protože neexistují práva z ochranné známky s odlišným specifickým obsahem. Zvláštní důležitost umísťování ochranné známky na obal se ukazuje zejména v případě tekutých výrobků, kdy je umístění ochranné známky na samotné zboží vyloučeno.

Landgericht Freiburg a Oberlandesgericht Karlsruhe kvalifikovaly chování žalované v původním řízení jako zjevné porušení ochranné známky podle německého práva.

Právní teorie a judikatura všech členských států ostatně dospívají jednomyslně ke shodnému závěru jako německé právo. Podle ustálené judikatury ve Francii představuje opětovné umístění chráněné ochranné známky na původní výrobek zjevné porušení práva k ochranné známce. Právní teorie a italská judikatura vyznívají ve stejném smyslu. Ve Spojeném království je tato otázka výslovně upravena zákonem v rámci „Trade-marks Act 1938“, který navazuje na dřívější judikaturu, a majitel ochranné známky si může při uvedení výrobku do oběhu vyhradit právo na přebalení a opětovné umístění ochranné známky na původní výrobky s tím důsledkem, že každý další kupující, který zasáhne do tohoto práva, se dopouští porušení práva k ochranné známce. Obdobná právní úprava je používána v Irsku (oddíl 12 a 14 Trade-marks Act 1963). V Dánsku se známkové právo řídí podle předchozí judikatury stejnými pravidly jako německé známkové právo a nový zákon o ochranných známkách ze dne 11. června 1959, který do značné míry odpovídá zákonům o ochranných známkách ostatních skandinávských zemí, na tom nic nezměnil, pokud je zmíněná judikatura vykládána správně. Stejné zjištění je namístě učinit též v případě práva zemí Beneluxu. Až do přijetí jednotného zákona o ochranných známkách pro země Beneluxu měla judikatura a právní teorie jednomyslně za to, že opětovné umístění chráněné ochranné známky na výrobek poprvé uvedený do oběhu majitelem ochranné známky představuje porušení práva k ochranné známce. Jak struktura, tak odůvodnění uvedeného zákona ukazují, že není třeba předchozí judikaturu měnit.

Budoucí evropské známkové právo rovněž přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo na umístění ochranné známky. Žalobci v původním řízení objasňují, jakým způsobem řešily různé předběžné návrhy právní úpravy týkající se evropského známkového práva problém, který je předmětem projednávané věci, a poznamenávají zejména, že při projednávání předběžného návrhu nařízení týkajícího se evropské ochranné známky v rámci pracovní skupiny Komise „Ochranné známky“ ve dnech 18. – 20. července 1977 byla na návrh francouzských a britských odborníků přijata výjimka ze zásady vyčerpání práv stanovené v čl. 16 odst. 1 návrhu jako odstavec 2 téhož článku v tomto znění:

„Odstavec 1 se vztahuje na výrobky pouze v té formě, v jaké byly původně uvedeny na trh.“

K tomuto bodu se v závěrech zmíněného zasedání uvádí:

„Odstavec 2 by takto zahrnoval všechny výjimky ze zásady vyčerpání práv, a zejména případy, ve kterých došlo ke změně obalu nebo k opětovnému umístění ochranné známky třetí osobou poté, co byly výrobky uvedeny na trh.“

Výlučné právo majitele ochranné známky, které tak bylo uznáno ve všech členských státech, je součástí samotné podstaty, a tudíž i „specifického předmětu“ známkového práva, které je podle judikatury Soudního dvora respektováno a chráněno právem Společenství.

Jednou z hlavních funkcí ochranné známky je totiž zaručit totožnost původu výrobku, tj. poskytnout spotřebiteli záruku, že výrobek nesoucí dotyčnou ochrannou známku pochází skutečně od majitele ochranné známky: viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1976 ve věci 119/75, Terranova v. Terrapin (Recueil 1976, s. 1039).

Tato funkce ochranné známky jako záruky totožnosti původu vyžaduje, aby ochrannou známku na obal výrobku byl oprávněn umístit pouze sám její majitel. Pouze tehdy, pokud existuje záruka, že se zboží dostane ke spotřebiteli v původním obalu zvoleném majitelem ochranné známky, je obchod chráněn před podvody dotýkajícími se původu a před zhoršením složení výrobku způsobeným jeho opětovným zabalením.

Oprávněné zájmy spotřebitele nejsou chráněny, zahrnuje-li výlučné právo majitele ochranné známky pouze umístění ochranné známky na samotný výrobek, avšak nikoli též její umístění na obal. Některé výrobky by tudíž svou povahou neumožňovaly umístění ochranné známky. Především by však pro spotřebitele nemělo žádný užitek, aby teprve doma po vybalení koupeného výrobku spatřil ochrannou známku na něm umístěnou, neboť v obchodě, kde se rozhoduje o koupi, může usuzovat pouze podle ochranné známky na obalu.

Krom toho existují zvláštní rizika v případě léčivých přípravků, které jsou vydávány pouze na lékařský předpis. Podle návrhu směrnice Komise ze dne 9. září 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné zboží (Bulletin Evropských společenství, dodatek 11/76) nese výrobce za způsobenou škodu prakticky absolutní odpovědnost. Pokud výrobce není schopen zaručit totožnost svého výrobku prostřednictvím ochranné známky, hrozí mu, že bude činěn odpovědným za vadné výrobky třetí osoby.

Přebalování nelze vyloučit pouze v případech „konkrétního“ – na rozdíl od „abstraktního“ – nebezpečí spočívajícího ve zhoršení složení výrobku. Ani majitel ochranné známky, ani spotřebitel, ba ani příslušné zdravotnické orgány nemohou neustále prověřovat, zda není přebalování prováděno za podmínek, které mohou vést ke snížení jakosti výrobku.

Ve svém vyjádření k věci 107/76 francouzská vláda správně uvedla, že členské státy uvedly své právní předpisy v soulad s ustanoveními směrnice Rady 65/65 ze dne 26. ledna 1965 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků (Úř. věst., 9. 2. 1965, s. 369) a že vyjmutí hromadně vyráběného léčivého přípravku, jehož uvedení na trh bylo povoleno v zemi vývozu, z původního obalu a jeho následné opatření novým obalem dovozcem je v rozporu s ustanoveními uvedené směrnice, zejména s jejími články 4 a 13, a to i tehdy, umístí-li dovozce na nový obal ochrannou známku jejího majitele. V uvedených ustanoveních se zejména stanoví, že označení léčivého přípravku musí být připojeno k žádosti o povolení k jeho uvedení na trh a že musí být uvedeno na nádobách a na vnějších obalech přípravku.

Podle žalobců v původním řízení je mylné tvrdit, že informace o provedeném přebalení zaznamenané na obalu chrání oprávněné zájmy majitele ochranné známky i zákonná práva spotřebitelů: podobné dodatečné údaje hrozí totiž tím, že zastřou v paměti spotřebitele obraz jemu známé ochranné známky a oslabí tak její charakteristický účinek; spotřebitel je uváděn v omyl, protože označení jako Valium Roche Centrafarm u něho vyvolávají představu, že společnost Centrafarm je součástí prodejní organizace společnosti Roche; ochranná známka Valium Roche se může proměnit v druhový pojem (Freizeichen), který nelze chránit. Konečně, oprávněný zájem majitele ochranné známky není uspokojen, pokud obchodníci-distributoři výrobek sice nakoupí, ale nedokáží jej prodat, protože spotřebitelé chovají k výrobkům označeným ochrannou známkou, na nichž je uvedeno upozornění, že výrobky byly přebaleny, nedůvěru, což má rovněž nepříznivý vliv na možnosti prodeje výrobků označených ochrannou známkou, které nebyly přebaleny.

Závěrem se žalobci v původním řízení domnívají, že uvedení výrobku do oběhu pod dotyčnou ochrannou známkou nezbavuje jejího majitele práva bránit se proti zneužití ochranné známky v pozdějších fázích uvedení výrobku na trh. Odkazují v tomto ohledu na rozsudky Soudního dvora ze dne 3. července 1974 ve věci 192/73, Van Zuylen v. Hag (Recueil 1974, s. 731), a ze dne 31. října 1974 ve věci Centrafarm v. Winthrop (Recueil 1974, s. 1183).

Podle žalobců v původním řízení není možné, aby existoval rozpor mezi zásadou volného pohybu zboží a vnitrostátním právem k ochranné známce. Oblast působnosti článku 30 Smlouvy totiž nezahrnuje obsah, tj. specifický předmět obchodního vlastnictví, a zejména specifický předmět vnitrostátního známkového práva. Přinejmenším v tomto ohledu se jedná o případ odůvodněný článkem 36, který chrání „specifický předmět“ průmyslového a obchodního vlastnictví.

Výkon práva k ochranné známce nepředstavuje v projednávané věci ani prostředek „svévolné diskriminace“, ani „zastřené omezování obchodu mezi členskými státy“: Valium Roche nakoupené žalovanou v původním řízení na území Společenství může být totiž žalovanou zcela svobodně uvedeno na trh ve Spolkové republice Německo ve svém původním obalu a i za předpokladu, že by tato operace byla ztížena zvláštními právními předpisy týkajícími se farmaceutických výrobků nebo určitými spotřebitelskými zvyklostmi, v žádném případě nemá taková situace původ ve výkonu práva k ochranné známce.

B – Vyjádření žalované v původním řízení

Společnost Centrafarm poznamenává, že oligopolní struktura nabídky na trhu s farmaceutickými výrobky a okolnost, že poptávka není určována cenami, protože náklady na velkou část farmaceutických výrobků hradí zdravotní pojišťovny, umožňuje nabízejícím vytvořit v různých členských státech rozdílné národní strategie. Úroveň používaných cen se na žádném jiném trhu neliší takovou měrou jako na trhu s farmaceutickými výrobky.

Poté co vyložila právní a správní předpisy použitelné na hromadně vyráběné léčivé přípravky ať již na úrovni Společenství, nebo v členských státech, žalovaná v původním řízení z toho vyvozuje, že pokud by pro dovozce existoval zákaz přebalovat hromadně vyráběné léčivé přípravky, nemohl by v této oblasti existovat obchod s nimi.

Rozdílů existujících mezi vnitrostátními právními předpisy a stejně tak i rozmanitosti obchodních zvyklostí, léčebných postupů a spotřebitelských zvyklostí v různých členských státech využívají výrobci farmaceutických výrobků k přesně stanoveným cílům, zejména k systematickému rozdělení trhů členských států, a aniž by k tomu byli nuceni faktory spočívajícími ve výrobním postupu nebo v podmínkách na trhu. Umělá diferenciace vytvořená v projednávaném případě podnikem Roche spočívá v rozdílných velikostech sad. Pouze jednotková balení po 20 nebo 50 tabletách, která nabízí podnik Roche ve Spolkové republice Německo, nejsou nabízena v žádném jiném členském státě. Podniku Roche však nic nebrání v tom, aby uváděl na trh balení obsahující shodná množství.

V odpovědi na otázku, zda je legální zachovat ochrannou známku na původním výrobku nebo ji na takový výrobek opětovně umístit a za jakých podmínek, se právní předpisy a judikatura členských států rozcházejí: podle zákona Beneluxu o ochranných známkách je každé užití ochranné známky za účelem opětovného prodeje legální, pokud nedošlo ke zhoršení zboží; podle italské judikatury je nezbytné, aby zboží doznalo takové změny, která by zrušila identifikační vazbu mezi ochrannou známkou a zbožím; pokud jde o přebalování zboží, francouzská judikatura nepřipouští zachování původní ochranné známky, ani její opětovné umístění a podle německé judikatury je opětovné umístění ochranné známky protiprávní, a to i v případě, že zboží nebylo změněno.

Pokud jde o předběžný návrh úmluvy o evropském známkovém právu odkazuje žalovaná v původním řízení na vyjádření Komise ve věci 107/76, v němž Komise prohlásila, že uvedený návrh musí být vykládán v tom smyslu, že opětovné umístění původní ochranné známky je legální, pokud nedošlo ke zhoršení zboží, přičemž pouhé přebalení se za změnu nepovažuje.

V souvislosti s první větou článku 36 Smlouvy společnost Centrafarm uplatňuje, že účelem pojmu „specifického předmětu“ známkového práva je pouze určit původ v pravém slova smyslu, tj. že ochranná známka je označením sloužícím jako údaj o tom, že zboží pochází od určitého podniku. Tento závěr vyplývá z rozsudků Soudního dvora ve věci 16/74, Centrafarm v. Winthrop 119/75, Terranova.

V projednávané věci se společnost Centrafarm nedopustila žádného podvodu, pokud jde o původ výrobku. Opětovné umístění rozlišujícího označení původu, které představuje ochranná známka umístěná na výrobek po jeho přebalení, má za následek, že totožnost původu výrobku je pro spotřebitele zcela zjevná, a nelze tedy hovořit o neoprávněném nebo podvodném umístění ochranné známky. Užívání ochranné známky na trhu nezavdává příčinu k záměnám s výrobky jiných výrobců.

Každý pokus spojovat funkci ochranné známky jako označení původu se zvláštní a samostatnou funkcí záruky vede k důsledkům neslučitelným s články 30 a 36 Smlouvy. Tento názor nachází oporu zejména v memorandu Komise o vytvoření ochranné známky Společenství ze dne 6. července 1976 (Bulletin Evropských společenství, dodatek 8/76) a v nejnovější německé judikatuře, zejména v rozsudku Bundesgerichtshof ze dne 2. února 1973 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen 60, s. 185, Cinzano).

Připustit, zejména v projednávaném případě, že funkce záruky existuje, by znamenalo odchýlit se od judikatury vyplývající z důvodů rozsudku ve věci 16/74, Centrafarm v. Winthrop, v němž Soudní dvůr výslovně popřel, že užívání práv průmyslového a obchodního vlastnictví představuje legální nebo pouze vhodný způsob, jak zaručit trvalou kvalitu hromadně vyráběného léčivého přípravku.

Podle rozsudku Soudního dvora ve věci 119/75, Terranova, spočívá základní funkce ochranné známky v tom, že zaručuje spotřebitelům totožnost původu výrobku. Soudní dvůr tedy na jedné straně omezuje „specifický předmět“ ochranné známky na její funkci označení původu, a na druhé straně konstatuje, že ochranu funkce označení původu si vynucuje zájem spotřebitele, a nikoli zájem výrobce. Takovéto vymezení „specifického předmětu“ známkového práva předběžně nevylučuje diskusi o funkci záruky na úrovni vnitrostátního práva. Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 20. února 1975 ve věci 12/74, Komise v. Německo (Recueil 1975, s. 181), slouží každé označení původu k ochraně konečného spotřebitele před označeními, která jej mohou klamat. Ochrana spotřebitele před klamáním, jemuž může být vystaven navzdory správnému označení původu, musí být na úrovni vnitrostátního práva zajištěna prostřednictvím právních předpisů týkajících se nekalé hospodářské soutěže. Odchylka stanovená v článku 36 Smlouvy nemůže sloužit jako základ této ochrany, jak ukazuje rozsudek Soudního dvora ve věci 192/73, Hag.

O otázkách, zda je společnost Centrafarm oprávněna užívat vlastní firmu ve spojení s ochrannou známkou Valium Roche a zda má být poznámka na baleních „uvedeno na trh společností Centrafarm GmbH“ formulována odlišně, musí tedy rozhodnout vnitrostátní soud s ohledem na vnitrostátní soutěžní právo. Stejně tak ochrana před jakýmkoliv jiným podvodem dotýkajícím se jakosti, jakož i před rizikem porušení ochranné známky, které podnik Roche zdůrazňoval v původním řízení, představuje prvořadý cíl nikoli známkového práva, nýbrž právních předpisů týkajících se podvodů zaměřených na zboží a ochrany spotřebitelů. Žádná z těchto úvah tedy není relevantní pro účely odpovědi na otázku předloženou Soudnímu dvoru, která se týká toho, zda je možné bránit každému užití ochranné známky Valium Roche bez ohledu na to, zda se jedná o podvod, či nikoli. Tato otázka vyžaduje zápornou odpověď. I za předpokladu, že ochranná známka plní funkci záruky, neznamená to, že zájem, jehož ochrany se Roche dožaduje, není proto součástí „specifického předmětu“ ochranné známky.

Závěrem, pokud jde o první větu článku 36 Smlouvy, má žalovaná v původním řízení za to, že společný základ vnitrostátních právních předpisů spočívá ve skutečnosti, že osoba, která uvedla zboží na trh pod určitou ochrannou známkou, nemůže bránit osobě, která výrobek právoplatně nakoupila, aby jej sama nabízela k prodeji jako původní výrobek. Právoplatnému kupujícímu musí být dovoleno provádět všechny operace nezbytné k opětovnému prodeji zboží jako původního zboží. Články 30 a 36 Smlouvy vyžadují uplatnění této obecné zásady též při obchodu mezi členskými státy. Majitel ochranné známky může sice bránit tomu, aby pod touto ochrannou známkou byly uváděny na trh výrobky cizího původu, ale nemůže se proti tomu stavět v případě vlastních výrobků.

Německá právní teorie, která připouští, aby byly ochrannou známkou označeny regály obchodů, pulty výčepů nebo čerpací stanice, avšak zakazuje její přítomnost na obalových sáčcích, pivních sudech nebo nádržích s palivem, je jen stěží použitelná v praxi, a v žádném případě nepředstavuje základní prvek známkového práva jednomyslně přijatý členskými státy.

Pro účely řešení tohoto sporu není však nezbytné zabývat se do hloubky všemi těmito otázkami. Návrh, podle něhož není majitel ochranné známky oprávněn bránit opětovnému prodeji zboží legálně uvedeného na trh pod původní ochrannou známkou, však vylučuje, aby bylo zakázáno opětovné umístění ochranné známky, jestliže zboží není bez označení ochrannou známkou prodejné, což je případ Valia dovezeného z Velké Británie v původním balení. Je nesporné, že podle vnitrostátních právních předpisů ochranná známka musí být umístěna po každé změně balení léčivých přípravků. V podobných případech pojem vyčerpání ochranné známky vyskytující se nejen v právním řádu členských států, ale též v právu Společenství, omezuje „specifický předmět“ známkového práva.

Pokud jde o druhou větu článku 36 Smlouvy, žalovaná v původním řízení upozorňuje, že k zastřenému omezování obchodu mezi členskými státy dochází tehdy, není-li možné objektivně prokázat, že majitel práv může uvést přesvědčivý a z funkce ochranné známky odvoditelný důvod pro výkon svých práv, navzdory omezení volného obchodu, které má takový výkon za následek.

V tomto řízení podnik Roche pouze tvrdil, že přebalování sad o velkém množství tablet na sady o menším množství tablet mohlo vést k takovým manipulacím nebo záměnám, které mohly nepříznivě ovlivnit spolehlivost označení původu.

Skutečnost, že podnik Roche má v úmyslu bránit nejen uvádění přebaleného zboží na trh, ale i změně obalu, sama o sobě ukazuje, že podnik Roche se ve své argumentaci nedovolává žádného zjevného důvodu, který by odůvodňoval překážku volného obchodu. Podnik Roche se ostatně ani nemůže o takový důvod opřít, neboť údaj, který společnost Centrafarm uvádí na obalu, a záruka, kterou se zavazuje poskytnout, svědčí dostatečně o skutečné situaci.

Podpůrně, jelikož je Valium v Nizozemsku lékárníky vždy přebalováno, výrobce musí přijmout abstraktní riziko spojené s procesem přebalování. Za těchto okolností chybí zjevný důvod umožňující zakázat přebalování, je-li prováděno pro potřeby obchodu mezi členskými státy, a zakázat je pouze v tomto případě.

Když ve svém vyjádření k věci 107/76 vláda Spolkové republiky Německo zdůrazňuje reklamní úlohu ochranné známky a domnívá se, že majitel ochranné známky je oprávněn vyžadovat, aby jeho ochranná známka měla vždy stejný vzhled, a to i na obalech, opomíjí skutečnost, že reklamní úloha ochranné známky je jen logickým důsledkem funkce označení původu a že nenáleží k podstatě ochranné známky. Stejnou argumentaci v poněkud odlišné formě použila německá vláda pro své tvrzení, že z pohledu spotřebitele má nejvyšší důležitost při nákupu farmaceutických výrobků jeho vědomí o tom, že výrobek se k němu dostává v obalu původně zapečetěném majitelem ochranné známky. Majitel ochranné známky tedy nemá podle německého práva možnost, jak zajistit, aby jeho zboží bylo dodáváno konečnému spotřebiteli v původním obalu. Německé známkové právo dokonce umožňuje před uvedením na trh odstranit ochrannou známku. Otázka, zda tento postup představuje v některých případech zásah do dobrého jména ochranné známky, spadá do působnosti soutěžního práva, a nikoli známkového práva.

Známkové právo majiteli ochranné známky v zásadě neumožňuje, aby zasahoval do způsobu pozdějšího uvedení zboží na trh.

Konečně, německá vláda v projednávaném případě opomíjí skutečnost, že sady Valia uváděné na trh ve Velké Británii a v Nizozemsku jsou balení o velkém počtu tablet a nemohou se ke spotřebiteli v žádném případě dostat v obalu původně zapečetěném výrobcem.

V projednávané věci chybí zjevný důvod, proč bránit opětovnému umístění ochranné známky na obal původního zboží, jehož účelem je tuto ochrannou známku chránit. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčivé přípravky, podobný zákaz by zcela vyloučil volný obchod s hromadně vyráběnými léčivými přípravky mezi členskými státy.

Nakonec je třeba zohlednit skutečnost, že v případech, kdy paralelnímu dovozci není podle vnitrostátních právních předpisů umožněno opětovně umístit ochrannou známku, je s to se obchodu účastnit pouze přímý dovozce, aniž by narážel na vážné obtíže. Taková právní úprava představuje zastřené omezování obchodu mezi členskými státy a je neslučitelná s články 30 a 36 Smlouvy (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 1974 ve věci 8/74, Procureur du roi v. Dassonville, Recueil 1974, s. 837).

C – Vyjádření Spojeného království

Poté co Spojené království připomenulo určité aspekty judikatury Soudního dvora, upozorňuje, že obal a jeho obsah tvoří jeden výrobek, na nějž osoba, která má právo na ochranu ochranné známky, umístila svou ochrannou známku, na níž závisí dobré jméno výrobku. Vložením výrobku do nádob odlišných rozměrů, opatřením výrobku novým obalem a umístěním ochranné známky majitele na tento obal vzniká nový výrobek, na který majitel svou ochrannou známku nikdy nepoužil a na který byla umístěna bez jeho svolení. Za těchto podmínek již není funkcí ochranné známky rozlišovat výrobky majitele ochranné známky od výrobků ostatních výrobců nebo obchodníků, ani poskytovat záruku původu, pravosti a přímého zdroje výrobku.

Podle Spojeného království není realistické očekávat, že by majitel ochranné známky byl schopen prokázat, že s jeho výrobky bylo nakládáno způsobem, jímž mohlo dojít k jejich změně, že by nic nepodnikl a čekal, až bude moci být prokázáno, že byly dotyčné výrobky skutečně změněny. Majitel ochranné známky není obvykle s to prokázat, jakým způsobem bylo s jeho výrobky nakládáno, ani není oprávněn tyto výrobky zajistit k prozkoumání, neboť jsou v rukou osoby, která provádí jejich přebalení, nebo jsou již u jeho zákazníka. Pro značné množství zboží označeného ochrannou známkou je přístup Komise vyjádřený v jejím podání k věci 107/76, který vkládá břemeno na majitele ochranné známky, nerealistický a nezajišťuje ochranu ani spotřebiteli, ani výrobci. Řádná ochrana může být v těchto případech zajištěna výkonem práv z ochranné známky.

Vzhledem k tomu, že na zasedání pracovní skupiny Komise „Ochranné známky“ ve dnech 18.-20. července 1977 se členské státy shodly na tom, že v případě změn provedených u výrobku v původním stavu, včetně změn jeho balení a obchodní úpravy při jeho uvedení na trh, nedochází k vyčerpání práva k navržené ochranné známce Společenství, Spojené království se domnívá, že pokud právní předpisy členského státu B zakazují přebalování a opětovné umísťování ochranné známky bez svolení majitele, vnitrostátní právní předpisy by měly být schopny zabránit dovozům výrobku pocházejícího z členského státu A, který byl takto přebalen a na nějž byla opětovně umístěna ochranná známka, do členského státu B, aby mohl být náležitě chráněn „specifický předmět“ ochranné známky. Skutečností, že zvláštní rysy trhu nebo preference spotřebitelů v členském státě B mohou učinit výše uvedené výrobky na trhu tohoto členského státu méně atraktivními, nemohou být dotčena práva majitele ochranné známky.

Dalším důležitým prvkem je podle Spojeného království skutečnost, že ochranná známka má kromě svého „specifického předmětu“ vedlejší funkce, k nimž náleží ochrana spotřebitele. Tato ochrana je zajištěna tehdy, když je spotřebitel schopen identifikovat majitele ochranné známky, který tím, že ji použil na svých výrobcích nebo ve spojení s nimi, dal najevo svou vůli převzít odpovědnost za jejich původ a pravost. Nelze očekávat, že by tak učinil v případě, že by jeho zboží přebalila a ochrannou známkou na ně umístila třetí osoba bez jeho svolení nebo dohledu.

Prvního cíle pravidel stanovených ve směrnici Rady 65/65 ze dne 26. ledna 1965 – totiž ochrany veřejného zdraví – by nemuselo být dosaženo, pokud by dovezené hromadně vyráběné léčivé přípravky byly předmětem nepovoleného přebalování a opětovného umísťování ochranné známky. Nové přebalení by mohlo výrobky nepříznivě ovlivnit nebo by mohlo být nevhodné či nějakým jiným způsobem vadné a stejně tak by výrobek mohl být v průběhu přebalování vystaven kontaminaci. Stažení, pokud by se ukázalo jako nezbytné, by tím mohlo být ohroženo.

V tomto ohledu Spojené království poznamenává, že je zapotřebí učinit obecné rozlišení mezi přebalením, které spočívá v opětovném složení vnějšího obalu, a přebalením výrobku samotného, tj. přenesením tablet nebo kapslí do odlišných nádob. Riziko zhoršení výrobku v důsledku prvního způsobu přebalení je pravděpodobně nízké. Naproti tomu druhý způsob přebalení s sebou vždy nese skutečné riziko zhoršení. Pokud majitel ochranné známky není s postupy přebalení a s jejich podrobnostmi obeznámen, je pro něho obtížné a v mnoha případech nemožné ujistit se o tom, že nevznikne „vážné riziko změny povahy nebo jakosti dotyčných výrobků“. Skutečnost, že právní předpisy Společenství a následně přijaté vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby přebalování bylo prováděno na základě povolení příslušného orgánu, neposkytuje nutně za současného stavu harmonizace v této oblasti majiteli ochranné známky možnost výše zmíněného ujištění se v praxi. Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí, které s sebou nese každé zhoršení farmaceutických výrobků v důsledku přebalení, a s ohledem na újmu dobré pověsti majitele ochranné známky, která z toho plyne, je nerealistické očekávat důkaz o skutečném zhoršení, aby mohlo být uplatněno právo k ochranné známce. Jestliže se tedy majiteli ochranné známky povolí uplatňovat jeho právo k ochranné známce, přispěje to v projednávané věci k ochraně veřejného zdraví.

Podle Spojeného království by se tudíž mělo na první otázku odpovědět tak, že majitel ochranné známky je na základě článku 36 oprávněn bránit paralelním dovozům výrobků, s nimiž bylo nakládáno způsobem popsaným v uvedené otázce.

D – Vyjádření Komise

Komise má pochybnosti o tom, zda jsou důvody uvedené Landgericht Freiburg dostačující k tomu, aby zakládaly porušení německých právních předpisů týkajících se ochranných známek. Opatření přijatá žalovanou v původním řízení mají totiž právě za cíl zachovat vlastnosti výrobků neporušené. V projednávaném případě se tedy může jednat pouze o riziko změny vlastností, která nastala proti vůli žalované v původním řízení. Práva z ochranné známky požívají ve Spolkové republice Německo větší ochrany než v jiných členských státech. V této souvislosti Komise odkazuje zejména na čl. 13 A odst. 3 společného zákona Beneluxu, v němž se uvádí:

„Výlučné právo k ochranné známce nezahrnuje právo bránit užívání této ochranné známky na výrobcích, které majitel nebo držitel licence uvedl do oběhu pod výše zmíněnou ochrannou známkou, ledaže by došlo ke změně stavu těchto výrobků“

Ani pojetí obsahu známkového práva doposud vypracované na úrovni Společenství – které není závazné a které ještě nebylo vymezeno do všech svých podrobností – nestanoví tak rozsáhlou ochranu, jakou poskytuje německé právo. V souladu se zásadou, podle níž musí ochranná známka jasně označovat, že výrobek pochází od určitého podniku, jsou relevantní z hlediska známkového práva pouze ta opatření, která byla přijata bez souhlasu majitele ochranné známky a která mění vlastnosti výrobků. Krom toho se v předběžném návrhu úmluvy o evropském známkovém právu a v memorandu o vytvoření ochranné známky Společenství nehovoří o zvláštní ochraně vztahující se k obalům výrobků.

V souvislosti s článkem 36 Smlouvy Komise uplatňuje, že ve své definici „specifického předmětu“ ochranné známky položil Soudní dvůr důraz na skutečnost, že „základní funkce ochranné známky“ spočívá „v tom, že zaručuje spotřebitelům totožnost původu výrobku“ (rozsudek ve věci 119/75, Terranova). Jinými slovy, účelem ochranné známky je rozlišit nebo identifikovat výrobky výrobce nebo obchodníka a zaručit jejich původ, pravost a zdroj.

Prvním uvedením do oběhu není právo k ochranné známce vyčerpáno. Pro majitele ochranné známky je totiž navíc potřebné, aby byl chráněn ze dvou stránek, právě v souvislosti s funkcí označení původu. Majitel ochranné známky musí mít na jedné straně možnost zakročit proti každému neoprávněnému zacházení s ochrannou známkou, přičemž klasickým případem zneužití je neoprávněné užití „dobré ochranné známky“ na výrobcích cizího původu se záměrem „podvrhnout je“. Na druhé straně musí být majitel chráněn proti každému neoprávněnému zacházení třetí osoby s výrobkem, které by mohlo nepříznivě ovlivnit vlastnosti nebo jakost tohoto výrobku.

Pokud opatření přijatá vůči výrobku mimo běžný oběh zboží způsobují změnu jakosti nepřesahující změny, které je možné předpokládat při běžném oběhu zboží, není možné tvrdit, že je tím dotčena funkce označení původu.

Vychází-li se ze zásady, že ochranná známka musí zaručovat pravost a totožnost výrobku, avšak nikoli jeho obalu, není podle názoru Komise zřejmé, jakým způsobem se libovolná změna obchodní úpravy nezbytně dotýká funkce ochranné známky jako označení původu. Naproti tomu je zcela myslitelné, že obchodník změní obal, na němž byla přítomna ochranná známka, a že poté dotyčnou ochrannou známku opětovně umístí, aniž by tím byla dotčena funkce označení původu. Mimoto může obchodník spotřebitele o provedené změně obalu vhodným způsobem informovat, například tak, že na nový obal umístí zvláštní poznámku jako „přebaleno a uvedeno do oběhu“. Je-li v obalu uzavřena nádoba, která sama obsahuje výrobek, a jsou-li výrobek a nádoba (nebo alespoň jeden z nich) opatřeny ochrannou známkou, je spotřebitel schopen snadno si ověřit totožnost výrobku. Stejně tak je tomu i tehdy, když je výrobek opatřený ochrannou známkou v přímém styku s obalem.

Za těchto podmínek, s ohledem na vztah (který jako jediný je relevantní) mezi ochrannou známkou a výrobkem, kdy jedinou úlohou obalu je ukazovat tento vztah, aniž by samotný obal požíval ochrany poskytované ochrannou známkou, vyvstává v projednávaném případě otázka, zda pokračující užívání původní ochranné známky na výrobku, s nímž bylo bez souhlasu majitele ochranné známky zacházeno způsobem, který svými důsledky přesahuje zhoršení, k němuž dochází vlivem běžných podmínek oběhu zboží, představuje porušení ochranné známky. Tak je tomu zejména tehdy, pokud dotyčné zacházení způsobilo nebo pokud se alespoň jeví jako více či méně pravděpodobné, že způsobilo změnu jakosti výrobku dotýkající se jeho původu. Posoudit, zda se dotyčné zacházení dotýká původu zboží či nikoli, přísluší vnitrostátnímu soudu.

Pokud jde o farmaceutické výrobky, přípustnost změn způsobených třetími osobami, které k tomu nejsou zmocněny výrobcem, musí sice podléhat přísnému kritériu, ale pro tyto výrobky existuje též celá škála opatření, která nemají z hlediska známkového práva žádný nežádoucí důsledek, protože nemají žádný dopad na funkci označení původu.

Za současného stavu vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství použitelných na hromadně vyráběné léčivé přípravky by každé jiné posouzení prakticky znemožňovalo mezinárodní obchod s těmito přípravky. Komise připomíná, že směrnice Rady 65/65 ze dne 26. ledna 1965 a 75/319 ze dne 20. května 1975 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se hromadně vyráběných léčivých přípravků (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 13) výslovně stanoví, že členské státy mohou vyžadovat, aby určité informace týkající se hromadně vyráběných léčivých přípravků byly uvedeny na obalu nebo letáku připojeném k balení. Pokud by existovala možnost, uvádí Komise, vyhnout se na základě dovolání se známkového práva dodržování povinností týkajících se poskytování informací uložených členskými státy v souladu s právem Společenství, znamenalo by to tolik co zpochybnit zásadu volného pohybu zboží, kterou Soudní dvůr uznal ve svých rozsudcích ve věcech 15 a 16/1974, Centrafarm v. Sterling Drug a Centrafarm v. Winthrop.

Jestliže majitel ochranné známky musí naproti tomu strpět zacházení s výrobkem, jímž není dotčena funkce ochranné známky jako označení původu, protože – kromě jiných důvodů – takové zacházení stanovují nebo umožňují platné vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Společenství, Komise nevidí důvod, proč by měla být zakázána jiná opatření, která se uvedené funkce dotýkají právě tak málo a která, aniž jsou stanovena přímo právními předpisy, jsou vzhledem k nepřímému účinku vnitrostátních právních předpisů a určitým zvyklostem spotřebitelů nicméně nezbytná k tomu, aby se mezinárodní obchod mohl uskutečňovat za přijatelných hospodářských podmínek.

Komise naopak považuje za zakázaná všechna opatření, která vedou ke skutečnému zhoršení povahy výrobku. Činnostmi tohoto druhu, které mají ve všech případech za následek objektivně prokazatelnou změnu povahy výrobku, vzniká podle jejího názoru výrobek odlišný od původního zboží a spolu s tím se mění původ výrobku. V tomto ohledu je lhostejné, zda tato opatření jsou nebo nejsou povolena zdravotními předpisy dovážejícího státu.

Z důvodu vysokého stupně jakosti, jímž se vyznačují léčivé přípravky, musí být již pouhá existence nebezpečí zhoršení vlastností posuzována stejně jako vada, kterou nelze při uvádění léčivých přípravků na trh podceňovat, zejména z hlediska spotřebitelů. Proto, jsou-li farmaceutické výrobky v důsledku opatření přijatých bez povolení výrobce třetími osobami poznamenány podobnou vadou, je třeba učinit závěr, že byla poškozena povaha výrobku z hlediska jeho původu.

Landgericht Freiburg vyšel správně z názoru, že k odůvodnění údajného porušení tovární známky není možné uplatňovat pouhá kritéria zdravotních předpisů jako taková. Kritéria právních předpisů o továrních známkách a kritéria právních předpisů o ochraně zdraví nemají shodný dosah, když se jedná o ověření legálnosti určitého úkonu vztahujícího se k farmaceutickému výrobku: účelem tovární známky je chránit subjektivní práva, zatímco právní předpisy týkající se léčivých přípravků mají za cíl chránit konkrétním způsobem veřejné zdraví. Z tohoto důvodu, jak dodává Komise, opíraje se o hlavní rozdíl mezi ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví a ochranou veřejného zdraví, Soudní dvůr shledal, že:

„Majitel ochranné známky vztahující se k léčivému přípravku se nemůže vyhnout pravidlům Společenství týkajícím se volného pohybu zboží, aby ovládl distribuci výrobku za účelem ochrany veřejnosti před vadnými výrobky.“

(Věc 16/74, Centrafarm v. Winthrop, odstavec 3 výroku).

Skutečnost, že je majiteli ochranné známky znemožněno dovolávat se při hájení svých práv z ochranné známky nezbytnosti chránit veřejné zdraví, však nezbavuje normy právních předpisů týkajících se léčivých přípravků jejich platnosti pro účely výkonu práva k ochranné známce. Landgericht Freiburg správně konstatoval, že v rámci posouzení založeného výhradně na „specifickém předmětu“ ochranné známky ustanovení právních předpisů týkajících se léčivých přípravků, která vymezují některé činnosti jako činnosti, které mohou ohrozit veřejné zdraví, představují prvky důležité pro určení toho, zda tyto činnosti mohou způsobit zhoršení povahy sporného výrobku a zda se tudíž mohou dotknout funkce označení původu. Trh s léčivými přípravky se totiž vyznačuje právní úpravou stanovenou orgány veřejné moci, což nezůstává bez vlivu na chování a očekávání spotřebitelů.

Podle Komise by bylo mylné dospět k závěru o existenci konkrétního zásahu do funkce označení původu pouze na základě abstraktního nebezpečí. Spíše je třeba si položit otázku, zda a do jaké míry jsou ustanovení přijatá vnitrostátním zákonodárcem – vzhledem k nebezpečí, které může zhoršení jakosti představovat – způsobilá k tomu, aby bylo takové nebezpečí odstraněno.

Pokud zdravotní předpisy státu zahrnují preventivní ustanovení, která – jsou-li dodržována – umožňují povolit vložení do jiné nádoby a opětovné zabalení, je třeba připustit, že zákonodárce má v každém případě za to, že nebezpečí zhoršení povahy výrobku, které by bylo škodlivé zdraví, je tímto způsobem vyloučeno, což má pro majitele ochranné známky ten důsledek, že mu z tohoto hlediska není umožněno, aby založil své tvrzení o zásahu do funkce označení původu na posouzeních vycházejících ze zdravotních předpisů.

V projednávané věci nebyla vyslovena tvrzení umožňující prokázat předpokládané zhoršení, které by bylo možné kritizovat z hlediska zdravotních předpisů. V případech, kdy právní úprava stanovená orgány veřejné moci a kontrola jimi prováděná zaručují, že přenesení farmaceutických výrobků do jiných nádob a jejich přebalení nezpůsobují změnu jejich totožnosti a pravosti, není tudíž možné s odkazem na právní předpisy týkající se farmaceutických výrobků nebo na abstraktní posouzení, která obsahují, učinit závěr, že dotyčné úkony mají za následek, že je dotčena funkce označení původu.

Skutečnost, že dotyčná opatření s sebou nenesou žádné nebezpečí z hlediska zdraví, však naproti tomu automaticky neznamená, že „se nedotýkají funkce označení původu“. Majiteli ochranné známky je prostě znemožněno, aby se dovolával abstraktního nebezpečí, které mohou významné změny představovat z hlediska zdravotních předpisů. Vnitrostátní soud musí tedy ještě prověřit, zda uvážlivé posouzení objektivních zájmů výrobce neodhaluje prvky nemající nic společného se zdravotními kritérii, které dovolují učinit závěr, že funkce označení původu je dotčena. Tak tomu je zejména v případě, kdy výrobce podrobí výrobky nesoucí jeho ochrannou známkou ve svém podniku velmi přísné kontrole jakosti.

Pokud třetí osoba změní legálním způsobem balení nebo obal, je možné po ní vyžadovat, aby pro informaci spotřebitele uvedla na vnějším obalu, jaké povahy je přijaté opatření, a spolu s tím upřesnila, že bylo provedeno bez souhlasu výrobce (nebo osoby jím zmocněné). Tímto způsobem se současně zohlední oprávněné zájmy majitele ochranné známky a zájmy spotřebitelů hodné ochrany.

Komise si nepřeje věnovat se déle působnosti ustanovení týkajících se volného pohybu zboží, neboť ve skutečnostech předložených Soudnímu dvoru nespatřuje žádný důvod k tomu, aby se podrobněji zabývala druhou větou článku 36.

Ke druhé předběžné otázce

A – Vyjádření žalobců v původním řízení

Žalobci v původním řízení poznamenávají, že Landgericht Freiburg ve své druhé předběžné otázce předpokládá:

1) že majitel ochranné známky, do jejíchž práv třetí osoba učinila zásah prostřednictvím přebalení, zaujímá dominantní postavení na dotyčném trhu díky farmaceutickému výrobku nesoucímu chráněnou ochrannou známku, a nikoli například z důvodu samotné ochranné známky;

2) že zákaz dovozu přebalených výrobků opatřených ochrannou známkou majitele má fakticky za následek narušení volného působení zákonů trhu, protože v některých členských státech Společenství je dosud zvykem používat obaly různých velikostí, a

3) že zákaz dovozu má ve skutečnosti za následek zachování – případně nepřiměřeného – cenového rozdílu mezi členskými státy, aniž je možné prokázat majiteli ochranné známky úmysl dosáhnout takového cíle.

Landgericht Freiburg naproti tomu nepředpokládá, že podnik Roche splňuje podmínky stanovené v článku 86 Smlouvy, zejména pokud jde o zneužívání dominantního postavení.

Skutečnosti předpokládané Landgericht Freiburg neexistují, nebo přinejmenším už neexistují: dominantní postavení žalobců v původním řízení na trhu, pokud vůbec kdy existovalo, mezitím zaniklo, neboť podíl na trhu a četnost lékařských předpisů vystavených pro Valium Roche se snížily s příchodem dalších konkurenčních výrobků. Tato otázka je ostatně předmětem nového přezkoumání v rámci řízení před Kammergericht Berlin. Na druhé straně zákaz dovozu přebalených výrobků opatřených ochrannou známkou majitele nemůže mít za následek vytvoření překážky pro jejich uvádění na trh, jelikož žalované v původním řízení nebylo zakázáno dovážet do Spolkové republiky Německo ani tamtéž prodávat sady po 100 nebo 500 tabletách Valium Roche v jejich původním obalu, nakoupené ve Velké Británii. Je ostatně nemyslitelné, že by se ve Spolkové republice Německo prodávaly sady po 1000 tabletách, avšak nikoli sady po 100 nebo 500 tabletách. I za předpokladu, že by žalovaná v původním řízení byla nucena přebalovat velké sady Valium Roche nakoupené ve Velké Británii na menší sady a opatřovat je označením „Valium Roche Centrafarm“, soudní zákaz této praxe by nebránil obchodu mezi členskými státy, jelikož právní řád každého z nich takovou praxi zapovídá.

Okolnosti uvedené v bodech 1) až 3) nemohou – ať už jednotlivě nebo jako celek –odůvodnit výtku, že se majitel ochranné známky dopustil zneužití. Aby bylo možné považovat výkon práva k ochranné známce za rozporný s článkem 86 nebo s jinými ustanoveními Smlouvy, musely by být splněny dodatečné podmínky.

Francouzská, britská a německá vláda a stejně tak i Komise ve svých písemných vyjádřeních ve věci 107/76 správně uplatňují, že výkon práva k ochranné známce nemůže být považován za zneužívání ve smyslu článku 86 Smlouvy pouze z toho důvodu, že právo uplatňuje podnik, který zaujímá dominantní postavení na trhu. Tento názor potvrzují rozsudky Soudního dvora ze dne 29. února 1968 ve věci 24/67, Park, Davis and Co. (Recueil 1968, s. 82) a ze dne 18. února 1971 ve věci 40/70, Sirena (Recueil 1971, s. 69).

Situace uvedená v článku 86 Smlouvy může tedy nastat pouze tehdy, pokud majitel ochranné známky – mimo výkon svého práva k ochranné známce – podstatným způsobem brání svobodné hospodářské soutěži silným postavením, jehož dosáhl buď z faktického, nebo právního hlediska (rozsudek Soudního dvora ze dne 21. února 1973 ve věci 6/72, Continental Can, Recueil 1973, s. 215).

Takového stupně ovládnutí trhu nemůže být nikdy dosaženo pouze prostřednictvím ochranné známky, nýbrž vyžaduje to kromě získání a užívání ochranné známky uplatnění dalších faktických nebo právních prostředků.

Případné zneužívání dominantního postavení, jež zaujímá majitel ochranné známky na trhu, může tedy vést k zákazu výkonu práv vyplývajících z dotyčné ochranné známky pouze tehdy, pokud se zneužívání zakládá právě na způsobu, jakým je dotyčné právo uplatňováno, nebo pokud ke zneužívání alespoň napomáhá ochranná známka (viz výše zmíněný rozsudek Soudního dvora ve věci 24/67, Park, Davis and Co.).

V projednávané věci výkon práva k ochranné známce žalobci v původním řízení ke zneužívání nenapomáhá: Landgericht Freiburg takovou situaci nepředpokládá, nýbrž hovoří pouze o „dominantním postavení na trhu“, a nikoli o zneužívání tohoto postavení. Výkon práv vyplývajících z ochranné známky nemůže tedy „napomáhat“ nebo „zachovávat“ zneužívání silného postavení.

Kdyby pouhá skutečnost, že majitel ochranné známky získal dominantní postavení na trhu, byla dostatečným důvodem k tomu, aby mu byla uložena omezení ve výkonu „specifického předmětu“ jeho práva k ochranné známce, znamenalo by to totéž jako přiznat majiteli ochranné známky mající dobré jméno nižší úroveň ochrany než majiteli méně významných nebo neznámých ochranných známek. Francouzská, britská a německá vláda ve svých písemných vyjádřeních k věci 107/76 tedy právem považovaly takový výsledek za absurdní.

Okolnost, že v případě farmaceutických výrobků mají obvyklé jednotkové sady v různých členských státech rozdílnou důležitost, nemá základ ve známkovém právu, nýbrž vyplývá ze skutečnosti, že různé členské státy mají různá profesní pravidla lékárníků: tak například lékárník ve Spolkové republice Německo – na rozdíl od lékárníka v Nizozemsku nebo ve Velké Británii – musí prodávat hromadně vyráběné léčivé přípravky v původním obalu zhotoveném výrobcem a oprávnění distribuovat léčivé přípravky tam mají pouze nemocnice („Dispensierrecht“). Rozdílné zvyklosti, které jsou toho výsledkem, nemohou svědčit o zneužití práva k ochranné známce.

Pokud jde o cenové rozdíly, které v případě léčivých přípravků existují mezi různými členskými státy i v současnosti, ani ony nesvědčí o zneužívání dominantního postavení, neboť ani ony nemají základ ve známkovém právu, nýbrž vyplývají v podstatě z rozdílů v kupní síle různých měn, z výkyvů ve směnných kurzech, z rozdílů mezi právními systémy patentového práva i z rozdílné právní situace v oblasti veřejného zdraví.

B – Vyjádření žalované v původním řízení

Žalovaná v původním řízení nejprve konstatuje, že pokud jde o důvody odůvodňující dominantní postavení podniku Roche na trhu ve Spolkové republice Německo, předkládající soud se odvolává na rozsudek Bundesgerichtshof ze dne 16. prosince 1976.

Definice Bundesgerichtshof, podle níž trh s „trankvilizéry“ představuje dílčí ohraničený trh, se zdá být v souladu se Smlouvou, a to i při použití pravidel stanovených Soudním dvorem v rozsudku ve věci 6/72 (Continental Can, třicátý druhý bod odůvodnění a násl.).

Úvahy Bundesgerichtshof vycházející ze situace Roche jako vedoucího podniku na uvedeném trhu, jakož i z důležitosti Valia dostatečně ukazují, že podnik Roche zaujímá na trhu dominantní postavení ve smyslu článku 86 Smlouvy, neboť v tomto ohledu je dostačující, že má podnik možnost určovat ceny podstatné části dotyčných výrobků: viz rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 1971 ve věci Continental Can (Úř. věst. L 7, 8. 1. 1972, s. 25), kritérium, které nebylo v rozsudku Soudního dvora v uvedené věci zpochybněno.

Z tohoto hlediska předkládající soud konstatuje, že existence dominantního postavení na samotném území Spolkové republiky Německo představuje dominantní postavení na podstatné části celého trhu, a připojuje se tak k názoru vyjádřenému Soudním dvorem v rozsudku ze dne 27. března 1974 ve věci 127/73, Sabam (Recueil 1974, s. 313, pátý bod odůvodnění).

Podle zjištění předkládajícího soudu brání skupina Roche podnikům z jiných členských států, aby se v zapojily do hospodářské soutěže s její německou dceřinou společností na trhu ve Spolkové republice Německo. Taková překážka představuje zneužití dominantního postavení na trhu již z toho důvodu, že porušuje čl. 3 písm. f Smlouvy.

Na argument předložený podnikem Roche k této otázce v původním řízení, v němž Roche namítl, že je třeba chránit „specifický předmět“ ochranné známky rovněž před pravidly hospodářské soutěže uvedenými ve Smlouvě, protože jinak by podniky s dominantním postavením na trhu požívaly práv z ochranné známky s menším rozsahem, žalovaná v původním řízení odpovídá, že znění článků 85 a 86 Smlouvy umožňuje zakázat jednání, které v jiných případech spadá pod „specifický předmět“ průmyslového a obchodního vlastnictví ve smyslu článku 36 Smlouvy. Na podporu tohoto názoru odkazuje na rozsudky Soudního dvora ve věcech 74/76, Ianelli a Volpi, ze dne 22. března 1977 (Recueil 1977, s. 557), 40/70, Sirena, a 78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft/Metro (Recueil 1971, s. 487).

Každé ustanovení, jehož účelem je zabránit zneužívání dominantního postavení na trhu, nezbytně zakazuje podnikům ovládajícím trh určité činnosti, které jsou jiným podnikům dovoleny. Tak je tomu zejména tehdy, pokud jednání zakázané podniku s dominantním postavením spočívá ve výkonu absolutního práva. Podniku, který zaujímá na trhu dominantní postavení, může být například zakázáno uplatňování autorského práva, jehož výkon by byl naopak dovolen podniku, který dominantní postavení nezaujímá: viz výše uvedený rozsudek Soudního dvora ve věci 78/70. Článek 86 Smlouvy může tedy mít zcela jistě za následek omezení rozsahu práv zákazu, která by mohla podniku s dominantním postavením příslušet na základě ochranné známky, kdyby nezaujímal takové postavení na trhu.

Aby mohl Bundesgerichtshof učinit zjištění, že ceny používané podnikem Roche jsou případně „nerovné“ ve smyslu čl. 86 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy, vyšel z „pojmu srovnatelného trhu“ („Vergleichsmarktkonzept“) a srovnal tedy ceny skutečně uplatňované podnikem Roche s cenami, které se vytvářejí v rámci struktury hospodářské soutěže. Tuto právní teorii lze považovat za teorii převládající ve Spolkové republice Německo, která nachází rovněž širokou odezvu v právu Společenství: viz rozsudek Soudního dvora ze dne 18. května 1962 ve věci 13/60, „Geitling“ Ruhrkholen-Verkaufsgesellschaft u.a./Haute Autorité (Recueil 1962, s. 215, třetí pododstavec).

Je-li naproti tomu pojem „fiktivní hospodářské soutěže“ považován ve shodě s částí právní nauky za nevhodný pro účely konstatování zneužití dominantního postavení, je třeba prozkoumat, zda podnik Roche svým jednáním, jak bylo konstatováno, nezmařil dosažení jednoho z cílů Společenství nebo zda jeho dosažení nebrání. Z tohoto hlediska je zajímavé poznamenat, že podnik Roche používá k dosažení nepřiměřeně vysokých cen zásadu rozdělení trhů. Jednání, které podniku Roche s odvoláním na rozsudek Bundesgerichtshof přisuzuje předkládající soud, je tedy třeba považovat za zneužití jeho dominantního postavení, a to i tehdy, nevychází-li se z právní teorie „fiktivní hospodářské soutěže“ a je-li požadována existence dalšího porušení cílů stanovených Smlouvou.

Tvrzení Oberlandesgericht Karlsruhe, podle něhož upevnění tržního postavení, zneužívaného v jiné oblasti, nepředstavuje porušení článku 86 Smlouvy, je v rozporu s čl. 86 druhým pododstavcem písm. a), v němž se nepřímé vynucování nerovných prodejních cen výslovně považuje za rovnocenné praxi spočívající v přímém vynucování takových cen, a stejně tak i v rozporu s rozsudkem Soudního dvora ve věci 6/72, Continental Can, dvacátý šestý bod odůvodnění, a s rozsudkem ze dne 6. března 1974 ve spojených věcech 6 a 7/73, Commercial Solvents (Recueil 1974, s. 223, 32. bod odůvodnění).

Použití článku 86 jako takového je nezávislé na pojmech záměr a nedbalost. Jedinou podmínkou použití uvedeného článku je, že jednání podniku musí být objektivně protiprávní. V případě použití článku 85 Smlouvy vyplývá tento objektivní výklad ze samotných slov vyjádření „jejichž cílem nebo výsledkem je“, avšak platí – tak jako jej text výslovně stanoví pro článek 85 – též pro článek 86.

C – Vyjádření Spojeného království

Spojené království uplatňuje, že s ohledem na přesvědčivé důkazy uvedené v usnesení vydaném předkládajícím soudem nepozbývá článek 36 účinku pouze z toho důvodu, že majitel ochranné známky požívá v souvislosti s určitým výrobkem dominantního postavení na podstatné části společného trhu. Podle Spojeného království se nejedná o zneužití tržní síly, jestliže podnik, který požívá dominantního postavení v rámci trhu, uplatňuje své právo k ochranné známce, k čemuž je oprávněn stejně jako kterákoli jiná osoba, která je majitelem tohoto práva, za účelem dosažení cílů nesouvisejících s využíváním tržní síly. Tak je tomu dokonce i tehdy, když použití uvedeného práva má prakticky za následek mimo jiné upevnění tržní síly zneužívané v jiné oblasti. Praktickým důsledkem opačného závěru by bylo, že by ochranné známky náležející podnikům ovládajícím trh nezbytně ztratily svou hodnotu jako označení původu, následkem čehož by byly poškozeny uvedené podniky i veřejnost.

D – Vyjádření Komise

Komise konstatuje, že Landgericht Freiburg vychází z těchto skutkových okolností:

a) majitel ochranné známky zaujímá dominantní postavení na trhu;

b) majitel ochranné známky zneužívá tohoto dominantního postavení k zachování neobvykle vysokých cen na německém trhu;

c) uplatňování práva k ochranné známce má konkrétně za následek upevnění zneužívaného dominantního postavení.

Podle Komise není cílem tohoto řízení o předběžné otázce určit na základě důkladného přezkoumání, zda podnik Roche-Německo skutečně zaujímá dominantní postavení na trhu ve smyslu článku 86 Smlouvy; takové přezkoumání by ostatně nebylo na základě dostupných skutkových poznatků možné.

V tomto řízení se nejedná ani o to určit, zda Landgericht Freiburg rozhodl správně o otázce zneužívání dominantního postavení na trhu ve smyslu článku 86 Smlouvy z důvodu zachování neobvykle vysoké úrovně cen ve Spolkové republice Německo. Takový závěr je napadnutelný, jelikož Kammergericht Berlin, k jehož rozhodnutí se v projednávaném případě přihlíželo, zkoumal otázku zneužívání dominantního postavení na trhu výhradně na základě německého soutěžního práva.

Podle názoru Komise nemůže být výkon práva k ochranné známce považován za rovnocenný zneužití ve smyslu článku 86 Smlouvy pouze z toho důvodu, že jde o jednání podniku, který zaujímá na trhu dominantní postavení.

Výkon takového práva může být však považován za zneužití ve smyslu článku 86 Smlouvy ve dvou zcela určitých případech:

a) o zneužití se jedná tehdy, je-li uplatňování práva k ochranné známce vedeno nikoli snahou bránit toto právo, nýbrž snahou o dosažení jiných cílů, například kontroly nad distribucí za účelem získání vlivu; podle vnitrostátního soudu však neexistuje nic, co by v projednávaném případě dovolovalo přijmout takový předpoklad;

b) výkon práv zákazu plynoucích z ochranné známky se stává zneužitím tehdy, vede-li objektivní posouzení všech okolností k závěru, že takový výkon umožňuje majiteli pokračovat ve zneužívání dominantního postavení nebo zneužívání rozšířit.

Komise poznamenává, že Landgericht Freiburg shledal, že uplatňování práva k ochranné známce podnikem Roche „přispívá ve skutečnosti … k upevnění tržního postavení zneužívaného v jiné oblasti“. Výkon práva zákazu vyplývajícího z ochranné známky brání totiž každému ekonomicky odůvodněnému dovozu levného Valia a tím i účinné hospodářské soutěži na německém trhu. Tím je tedy dotčen obchod uvnitř Společenství. Jsou-li splněny podmínky uvedené výše v pímenech a) až c), jedná se tudíž v zásadě o zneužití práva k ochranné známce.

Tento závěr však neznamená, že majitel ochranné známky musí strpět libovolné svévolné užívání své ochranné známky třetími osobami. Například není zejména možné odůvodnit zneužívání ochranné známky neoprávněnými osobami a z něho plynoucí klamání spotřebitele. Na jedné straně z toho vyplývá, že je dovoleno uplatňovat právo k ochranné známce pokaždé, když jde o to zabránit neoprávněnému umístění ochranné známky na neodpovídající výrobky, a na druhé straně, že úkony, jejichž účelem je objektivní podstatná změna povahy výrobku nebo které k takové změně nezbytně vedou, podléhají podle známkového práva předchozímu povolení majitele ochranné známky.

Ve svém písemném vyjádření k věci 107/76 vyjádřila Komise názor, že ukazuje-li se, že výkon práva k ochranné známce objektivně posiluje již existující zneužívání dominantního postavení, je majitel ochranné známky vystaven silnějším omezením, než jsou ta, která mu ukládá zásada volného pohybu zboží. Po důkladném přezkoumání dospěla Komise k závěru, že v projednávané věci není možné použít tuto úvahu. Reviduje tudíž své předcházející pojetí na základě níže uvedených důvodů. Jak shledal Landgericht, výkon práva k ochranné známce nepředstavuje sám o sobě ani přímo zneužití dominantního postavení, nýbrž vyvolává pouze nepřímé posílení zneužívání, jehož existence je nezávislá na uplatňování práva k ochranné známce. Zdá se, že není odůvodněné zakázat majiteli výkon jeho práva, které je samo o sobě legitimní, zatímco nemá možnost kontrolovat účinky takového výkonu. Toto zjištění však nebrání použití kritérií Společenství ke stanovení mezí výkonu práva k ochranné známce, ani přezkoumání toho, zda uplatňované právo nespadá do „specifického předmětu“ průmyslového práva. V tomto ohledu Komise odkazuje na své úvahy vztahující se k první předběžné otázce předkládacího usnesení.

Obecným problémem, který vyvstává v předmětné věci, je to, jak určit, které zásahy prováděné třetími osobami na výrobku opatřeném ochrannou známkou musí majitel této ochranné známky z důvodu existence zásady volného pohybu zboží akceptovat, protože nenarušují totožnost, ani původ výrobku. Za okolností projednávaného případu nemohou být majitelem překročeny meze výkonu práva k ochranné známce stanovené Komisí v rámci úvah o rozsahu působnosti článku 30 a 36 Smlouvy, aniž by tím samým nedošlo k narušení totožnosti a původu výrobku.

III – Ústní část řízení

1. Na jednání dne 14. února 1978 byla vyslechnuta ústní vyjádření žalobců v původním řízení, zastoupených O. C. Brändelem, P. Selbherrem a M. Beierem; žalované v původním řízení, zastoupené A. F. de Savornin Lohmannem a H. Huberem; německé spolkové vlády, zastoupené M. Seidelem, Ministerialrat německého ministerstva hospodářství, a E. Bülowem, Ministerialdirigent německého spolkového ministerstva spravedlnosti, a Komise, zastoupené jejím právním poradcem M. Beschelem, jako zmocněncem.

2. Vláda Spolkové republiky Německo, která nepředložila písemné vyjádření, na jednání zejména uplatňovala, že právo majitele ochranné známky bránit uvedení na trh původního zboží, které bylo přebaleno a na které byla opětovně umístěna ochranná známka, slouží k ochraně práv tvořících specifický předmět známkového práva spočívajícího v poskytnutí ochrany majiteli ochranné známky prostřednictvím výlučného práva užívat ochranné známky při prvním uvedení výrobku do oběhu proti soutěžitelům, kteří by měli v úmyslu zneužít dobrého jména a všeobecné známosti ochranné známky prodejem výrobků neoprávněně opatřených touto ochrannou známkou. Zákaz přebalování a opětovného umísťování ochranné známky má také zabránit podobnému jednání. Z hlediska kupujícího vyplývá pověst a všeobecná známost ochranné známky nejen ze služeb poskytovaných pod touto ochrannou známkou, ale i z vnější obchodní úpravy výrobku označeného touto ochrannou známkou. Cílem známkového práva je umožnit majiteli ochranné známky kontrolovat dobře známou totožnost označení, obchodní úpravu a obsah výrobku jako celku, a nikoli pouze kontrolovat jakost výrobku.

Právo majitele ochranné známky bránit jakémukoli přebalování pod jeho ochrannou známkou, které mu je přiznané německým právem, slouží na prvém místě k zaručení totožnosti výrobku. Uvedenou totožnost nemohou zaručovat státní kontroly, jak jsou prováděny v různých oblastech, a to tím spíše, že se tyto kontroly týkají pouze určitých přesně vymezených aspektů „fyzické“ jakosti výrobku.

Vláda Spolkové republiky Německo je dále toho názoru, že otázka, zda je zákaz přebalování a opětovného umísťování ochranné známky odůvodněný ve smyslu první věty článku 36 Smlouvy, představuje problém, který lze vyřešit pouze posouzením funkce a dosahu práva k ochranné známce a funkce a dosahu zásady volného pohybu zboží. Jelikož právo k ochranné známce nemůže podle spolkové vlády plnit své základní funkce bez zákazu přebalování a opětovného umísťování ochranné známky, je z obecného hlediska nesporné, že tento zákaz je součástí samotné podstaty práva k ochranné známce, bez něhož by bylo toto právo zbaveno svého podstatného obsahu.

Mezi druhy jednání spadající pod druhou větu článku 36 Smlouvy zařazuje spolková vláda například takové jednání, kterým majitel ochranné známky ve skutečnosti uplatňuje práva, jež mu přísluší na základě jeho práva k ochranné známce, s cílem zneužít posledně uvedeného práva, přičemž takový úmysl může zejména vyplývat z objektivních okolností. Stejně tak je tomu však tehdy, když majitel uplatňuje práva, která odvozuje ze svého práva k ochranné známce, s cílem využít nepřiměřeného cenového rozdílu mezi členskými státy. Při posuzování podobných případů je třeba přihlížet k tomu, do jaké míry je cenový rozdíl výsledkem uplatňování předpisů týkajících se maximálních cen stanovených státem.

Spolková vláda konečně zdůrazňuje, že posouzení rozsahu práv souvisejících s právem k ochranné známce by nemělo být rozdílné pouze z toho důvodu, že majitel ochranné známky musí čelit hospodářské soutěži nebo že zaujímá na trhu dominantní postavení.

Generální advokát přednesl své stanovisko na jednání konaném dne 1. října 1975.

Právní otázky:

1 Usnesením ze dne 20. června 1977, došlým Soudnímu dvoru dne 2. srpna 1977, předložil Landgericht Freiburg Soudnímu dvoru na základě článku 177 Smlouvy o EHS dvě předběžné otázky týkající se účinku některých ustanovení Smlouvy na výkon práv, která přísluší majiteli ochranné známky.

Tyto předběžné otázky byly položeny v rámci sporu mezi dvěma podniky působícími v odvětví farmaceutických výrobků, z nichž jeden, žalobce v původním řízení (dále jen „Hoffmann-La Roche“), který je majitelem jisté ochranné známky v několika členských státech, se brání proti tomu, aby druhý, žalovaná v původním řízení (dále jen „Centrafarm“), který nakoupil výrobek s touto ochrannou známkou uvedený do oběhu v členském státě, distribuoval tento výrobek v jiném členském státě, poté co jej přebalil a umístil na nový obal ochrannou známku majitele.

2 Dotyčný výrobek, Valium, je v Německu uváděn na trh podnikem Hoffmann-Roche v baleních po 20 nebo 50 tabletách určených jednotlivcům, a v pětinásobných sadách po 100 a 250 tabletách pro potřeby nemocnic, zatímco britská dceřiná společnost skupiny Hoffmann-La Roche, která vyrábí shodný výrobek, jej uvádí na trh v baleních po 100 nebo 500 tabletách za ceny výrazně nižší, než jsou ceny používané v Německu.

Společnost Centrafarm uváděla na trh v Německu Valium nakoupené ve Velké Británii v původních baleních a přebalené do sad po 1000 tabletách v nových obalech, na které byla umístěna ochranná známka Hoffmann-La Roche, a údaj, že zboží bylo uvedeno do oběhu společností Centrafarm.

Společnost Centrafarm kromě toho vyjádřila svůj záměr přebalovat tablety do menších balení určených k prodeji jednotlivcům.

4 V průběhu řízení před Soudním dvorem byla projednávána otázka, zda mají být právní předpisy ostatních členských států v dané oblasti vykládány shodným způsobem, aniž se však dospělo k jednoznačné odpovědi na ni.

K první otázce

„Může majitel práva k ochranné známce chráněného v jeho prospěch současně v členském státě A a v členském státě B na základě článku 36 Smlouvy o EHS uplatňovat toto právo za tím účelem, aby bránil paralelnímu dovozci v nakupování léčivých přípravků, které byly majitelem dotyčné ochranné známky nebo s jeho souhlasem legálně opatřeny jeho ochrannou známkou a uvedeny do oběhu v baleních nesoucích tuto ochrannou známku v členském státě A Společenství, v opatřování takových přípravků novým obalem, v umísťování ochranné známky jejího majitele na nový obal a v dovozu takto označeného zboží do členského státu B?“

Podle článku 36 však uvedená ustanovení nevylučují zákazy nebo omezení dovozu odůvodněné ochranou průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

Ze samotného článku, zejména z jeho druhé věty, jakož i z kontextu, však vyplývá, že ačkoliv se Smlouva nedotýká existence práv přiznaných právními předpisy členského státu v oblasti průmyslového a obchodního vlastnictví, může být výkon těchto práv podle okolností nicméně omezen zákazy Smlouvy.

Přináší-li článek 36 výjimku z jedné ze základních zásad společného trhu, připouští ve skutečnosti odchylky od volného pohybu zboží pouze v rozsahu, v němž jsou tyto odchylky odůvodněny ochranou práv, která tvoří specifický předmět tohoto vlastnictví.

Pro potřeby odpovědi na otázku, zda výše uvedené výlučné právo zahrnuje právo bránit třetí osobě v umístění ochranné známky na výrobek po jeho přebalení, je třeba přihlížet k základní funkci ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou, což mu umožní rozlišit bez možnosti záměny dotyčný výrobek od výrobků majících jiný původ.

Tato záruka původu znamená, že si spotřebitel nebo konečný uživatel může být jist tím, že výrobek označený ochrannou známkou, který je mu nabízen, nebyl v předchozí fázi uvedení na trh předmětem zásahu provedeného třetí osobou bez povolení majitele ochranné známky, jímž byl dotčen výrobek v jeho původním stavu.

Právo přiznané majiteli bránit každému použití ochranné známky, které může narušit takto chápanou záruku původu, je tedy součástí specifického předmětu známkového práva.

9 Je však třeba ještě přezkoumat, zda výkon takového práva může představovat „zastřené omezování obchodu mezi členskými státy“ ve smyslu druhé věty článku 36.

Takové omezování může vyplývat mimo jiné ze skutečnosti, že majitel ochranné známky uvedl na trh v různých členských státech shodný výrobek v různých baleních, přičemž využil práv vlastních ochranné známce k tomu účelu, aby bránil třetí osobě v přebalování, a to i tehdy, pokud by bylo prováděno za takových podmínek, že by jím nemohla být ovlivněna totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou a jeho původní stav.

Dotyčný problém spočívá tedy v tom, jak odpovědět na otázku, zda přebalování výrobku označeného ochrannou známkou, jako je to, které v projednávané věci prováděla společnost Centrafarm, může ovlivnit původní stav výrobku.

V mnoha případech přebalování nevyhnutelně ovlivňuje původní stav výrobku již z důvodu jeho povahy, zatímco v jiných případech přebalování v sobě zahrnuje více či méně zjevné riziko, že bude výrobek vystaven zacházení nebo vlivům ovlivňujícím jeho původní stav.

Je však myslitelné, že přebalování je prováděno za podmínek, které nemohou ovlivnit původní stav výrobku.

Může tomu tak být například v případě, kdy majitel ochranné známky uvedl výrobek do oběhu v dvojitém obalu a přebalování se týká pouze vnějšího obalu a vnitřní obal se ponechává nedotčen, nebo v případě, kdy přebalování podléhá kontrole orgánu veřejné moci s cílem zajistit neporušenost výrobku.

Za předpokladu, že záruka původu jako základní funkce ochranné známky je takto chráněna, může výkon práva k ochranné známce jejím majitelem s cílem bránit volnému pohybu zboží mezi členskými státy představovat zastřené omezování podle druhé věty článku 36 Smlouvy, prokáže-li se, že užívání práva k ochranné známce majitelem, s přihlédnutím k jím používanému systému uvádění výrobků na trh, přispívá k umělému rozdělení trhů mezi členskými státy.

V zájmu majitele jakožto osoby vlastnící ochrannou známku a s cílem chránit jej před každým zneužitím je třeba uznat takové oprávnění pouze pod podmínkou, že se prokáže, že přebalení nemůže ovlivnit původní stav výrobku.

12 Vzhledem k zájmu majitele, aby spotřebitel nebyl uveden v omyl, pokud jde o původ výrobku, je mimoto třeba přiznat subjektu oprávnění prodávat dovezený výrobek s ochrannou známkou umístěnou na nový obal pouze pod podmínkou, že o tom majitele předem vyrozumí a že na obalu jasně uvede, že výrobek jím byl přebalen.

13 Z výše uvedených úvah vyplývá, že – s výhradou posouzení skutkových otázek vlastních jednotlivým případům – není pro řešení vzniklého právního problému z oblasti známkového práva relevantní, že se otázka položená vnitrostátním soudem týká výlučně léčivých přípravků.

14 Na první otázku je proto třeba odpovědět v tom smyslu, že:

a) majitel práva k ochranné známce chráněné současně ve dvou členských státech je oprávněn ve smyslu první věty článku 36 Smlouvy bránit tomu, aby byl výrobek legálně opatřený ochrannou známkou v jednom z těchto států uveden na trh ve druhém státě, poté co byl přebalen do nového obalu, na který umístila třetí osoba ochrannou známku;

b) takové bránění však představuje zastřené omezování obchodu mezi členskými státy ve smyslu druhé věty článku 36 Smlouvy,

Ke druhé otázce

„Má k tomu majitel ochranné známky oprávnění, nebo tím porušuje některá ustanovení Smlouvy o EHS – zejména článek 86 – zaujímá-li v případě dotyčného léčivého přípravku na trhu členského státu B dominantní postavení, brání-li zákaz dovozu přebalených výrobků opatřených ochrannou známkou majitele fakticky jejich uvedení na trh, protože obvyklé jednotkové sady v členských státech A a B mají rozdílnou důležitost a protože dovoz výrobku v jiné formě se ve skutečnosti dosud významněji na trhu neprosadil, a má-li tento zákaz prakticky za následek zachování významného – popřípadě nepřiměřeného – cenového rozdílu mezi členskými státy, aniž by bylo možné majiteli ochranné známky prokázat, že využívá zákazu výhradně nebo zejména pro zachování tohoto cenového rozdílu?“

Náklady řízení

17 Výdaje vzniklé vládě Spojeného království, vládě Spolkové republiky Německo a Komisi, které předložily Soudnímu dvoru vyjádření, se nenahrazují.

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před vnitrostátním soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud.

Z těchto důvodů

SOUDNÍ DVŮR

o otázkách, které mu usnesením ze dne 20. června 1977 předložil Landgericht Freiburg, rozhodl takto:

1. a) Majitel práva k ochranné známce chráněné současně ve dvou členských státech je oprávněn ve smyslu první věty článku 36 Smlouvy bránit tomu, aby byl výrobek legálně opatřený ochrannou známkou v jednom z těchto států uveden na trh ve druhém státě, poté co byl přebalen do nového obalu, na který umístila třetí osoba ochrannou známku.
b) Takové bránění však představuje zastřené omezování obchodu mezi členskými státy ve smyslu druhé věty článku 36 Smlouvy,

2. V rozsahu, v němž je výkon práva k ochranné známce legitimní podle ustanovení článku 36 Smlouvy, není takový výkon v rozporu s článkem 86 Smlouvy pouze z toho důvodu, že představuje jednání podniku, který zaujímá dominantní postavení na trhu, pokud právo k ochranné známce nebylo použito jako nástroj ke zneužití takového postavení.“